ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Арбитражный юрист об иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и особенностях такого спора

Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (далее также – досрочное прекращение товарного знака) подается в Суд по интеллектуальным правам по общим правилам искового производства в соответствии с положениями главы 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ).


При этом подача иска о досрочном прекращении товарного знака, его содержание, основания и предмет заявленных требований имеют свои особенности, обусловленные положениями параграфом 2 главы 76 и ст. 1486 ГК РФ, разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в постановлениях и обзорах данных судов, а также актуальной судебной практикой по разрешению споров о досрочном прекращении товарного знака, в том числе практикой Суда по интеллектуальным правам и его Президиума.


Предъявляя иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака необходимо принимать во внимание следующее.


Предмет иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака


В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.


Как усматривается из вышеуказанной нормы права, исковое заявление может быть заявлено о прекращении охраны товарного знака в отношении как всего перечня зарегистрированных товаров и услуг, так и конкретного класса Международной классификации товаров и услуг (далее также - МКТУ), или конкретных товаров и услуг.


Если заявленные требования о досрочном прекращении товарного знака удовлетворены, то в этом случае федеральный орган по интеллектуальной собственности (далее также - Роспатент) обязан внести в реестр товарных знаков данные сведения и при необходимости сообщить об этих изменениях в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Вследствие этого исковое заявление о досрочном прекращении товарного знака должно содержать сведения о том, относительно каких товаров и услуг заявлено требование о прекращении товарного знака и его правовой охраны.


Заявляя требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предмет иска (материально-правовые требования) можно, к примеру, изложить так:


1) Прошу суд прекратить правовую охрану товарного знака относительно следующих товаров и услуг (необходимо их перечислить), указанных в свидетельстве на товарный знак (нужно идентифицировать и указать сведения из свидетельства).


2) Прошу суд прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак (указать данные из свидетельства).


Необходимо помнить, что, если в предмете иска не будет указаний на прекращение правовой охраны относительно конкретно-определенных товаров или услуг, или их класса, то суд может вынести судебный акт о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак.


Если говорить более конкретно, то заявленные требования, например, можно сформулировать вот так:


«Прошу суд прекратить правовую охрану товарного знака «(указать наименование товарного знака)» по свидетельству Российской Федерации № «(указать реквизиты свидетельства)» в отношении всех товаров «(конкретизировать и указать класс МКТУ)» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых ему предоставлена правовая охрана, а именно: «(перечислить определенные товары)» вследствие его неиспользования».


Лица, участвующие в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарной знака


Истцом выступает заинтересованное лицо, ответчиком – правообладатель товарного знака. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлекается Федеральная служба по интеллектуальной собственности.


Бремя доказывания в споре о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака


По данной категории споров бремя доказывания распределяется следующим образом.


Истцом может быть любое лицо, которое имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака, который не используется правообладателем.


Истец должен доказать наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении указанных в иске услуг (работ, товаров), для которых товарный знак зарегистрирован.


Во-первых, заинтересованность в досрочном прекращении может быть доказана тем, что истец является производителем однородных услуг, работ, товаров, в отношении которых им подан иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.


Во-вторых, истец, ссылаясь на свою заинтересованность, должен доказать то, что он имеет реальное намерение использовать данный товарный знак в своей коммерческой деятельности, а также то, что истцом предприняты необходимые подготовительные действия к использованию товарного знака. К примеру, истец может представить доказательства, подтверждающие подачу им заявки на государственную регистрацию тождественного либо сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения.


Подытоживая вышесказанное, можно определить следующие критерии, позволяющие установить заинтересованность истца, а именно:


- истец в качестве заинтересованного лица является изготовителем (производителем, услугодателем) однородных товаров (работ, услуг), относительно которых зарегистрирован спорный товарный знак;


- истец, подтверждая свою заинтересованность, имеет реальное намерение использовать данный товарный знак, о чем свидетельствует поданная им заявка на государственную регистрацию тождественного или сходного со спорным товарным знаком обозначения;


- истец выполнил подготовительные действию к использованию товарного знака либо сходного с ним обозначения.


При этом истец должен быть заинтересованным лицом на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.


Определение заинтересованности истца, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака


Для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении товарного можно также использовать информационное письмо Роспатента «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» и Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом ВС РФ 23.09.2015.


В частности, в вышеназванном Обзоре Президиума ВС РФ дает следующие разъяснения в отношении заинтересованности истца в досрочном прекращении товарного знака:


«Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.


К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.


В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.


Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения».


Так, в письме Роспатента федеральный орган указывает следующее:


«Установленный в статье 1486 ГК РФ принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.


В этой связи заинтересованность в регистрации товарного знака не в целях его использования для индивидуализации товаров, работ и услуг, вводимых в гражданский оборот, не может считаться основанной на законе. В свою очередь, к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.


К таким лицам можно отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.


К таким лицам можно также отнести субъектов хозяйственной деятельности, которым принадлежат исключительные права использования коммерческих обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и которые осуществляют предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеют намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.


К таким лицам можно также отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации».


Если истец, обосновывая свою заинтересованность, будет ссылаться на то, что им подана заявка на регистрацию сходного обозначения, такая ссылка (при отсутствии иных доказательств) не может являться достаточным доказательством заинтересованности истца. К примеру, если истец является производителем однородных товаров – алкогольной продукции надлежащим доказательством его заинтересованности является лицензия на осуществление деятельности по производству и реализации алкогольной продукции.


Ответчик должен доказать использование им товарного знака


Как уже говорилось выше, ответчиком выступает правообладатель товарного знака, в отношении которого испрашивается его досрочное прекращение правовой охраны.


Бремя доказывания использования товарного знака лежит на ответчике - правообладателе.


При этом необходимо учесть, что под использованием товарного знака понимается его использование самим правообладателем либо иным лицом, действующим на основании лицензионного (сублицензионного) договора, в соответствии с которым правообладателем данному лицу предоставлено право использования товарного знака. Кроме того, доказательством использования может являться использование товарного знака под контролем правообладателя.


Но использование должно быть осуществлено согласно п. 2 ст. 1489 ГК РФ, в частности путем размещения товарного знака:


1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;


2) при выполнении работ, оказании услуг;


3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;


4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;


5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации».


Но не будет использованием случаи, когда действия по использованию не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.


Ответчик обязан представить доказательства, подтверждающие использование им товарного знака в течение 3-х лет, предшествующих подачи иска. Кроме того, ответчик вправе представить доказательства, свидетельствующие о наличии не зависящих от него обстоятельств и уважительности причин, которые препятствовали использованию данного товарного знака в течение 3-х лет, предшествующих дате подачи иска.


Например, 15 ноября 2016 г. иск о досрочном прекращении подан в суд, следовательно, ответчик-правообладатель должен доказать использование товарного знака в следующий период: с 15 ноября 2013 г. по 14 ноября 2016 г.


Конечно, ответчик не лишен права на представление иных возражений, к примеру, возражений, подтверждающих отсутствие заинтересованности у истца.


Обстоятельства, имеющие значение для дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака


Из вышеизложенного можно констатировать следующее.


Обстоятельствами, имеющими значение для дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, являются нижеуказанные обстоятельства, а именно:


- факт заинтересованности лица, подавшего заявление,


- факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.


Если хотя бы одно из вышеназванных обстоятельств отсутствует, то иск о досрочном прекращении не будет удовлетворен.


Дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относятся к сложной категории дел. Поэтому при разрешении споров по данной категории, рассмотрении дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, при разрешении споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, споров о защите исключительных прав и взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, обращайтесь к арбитражным юристам и юристам по интеллектуальным правам нашей компании.


Звоните: + 7 (495) 507-98-07

Прочитано 369 раз

Похожие материалы (по тегу)

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!