ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Как уменьшить размер компенсации за нарушение исключительных прав

Ниже представлен (в сокращенной форме) отзыв на исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Используя изложенные в нем доводы, юристы и адвокаты по интеллектуальной собственности нашей компании, смогли значительно снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Судебный акт, согласно которому размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак был значительно уменьшен, размещен в разделе «Наши дела», во вкладке «Судебная практика: защита интеллектуальных прав».

Нашим адвокатам и юристам по интеллектуальной собственности удалось уменьшить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в 100 раз.

Размер заявленной ко взысканию компенсации за незаконное использование товарного знака был снижен арбитражным судом с 5 000 000 рублей до 50 000 рублей.

Главным особенностями данного дела по спору, связанному с нарушением исключительных прав на товарный знак и его незаконным использованием, были следующие обстоятельства.

Крупной международной компанией к российской организации был заявлен иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей (максимальный размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и за незаконное использование товарного знака). В иске о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака истец ссылался на вступившее законную силу решение арбитражного суда, в котором был зафиксирован факт нарушения исключительных прав на товарный знак.

К сожалению, адвокаты и юристы по интеллектуальной собственности нашей компании не принимали участие при рассмотрении первоначального спора о нарушении исключительных прав на товарный знак. По мнению наших юристов по интеллектуальной собственности, первоначальный спор о нарушении исключительных прав на товарный знак также можно было разрешить в пользу нашего Клиента, основываясь на том, что товарный знак был введен в гражданский оборот на территории РФ с согласия правообладателя. Однако адвокатами и юристами по интеллектуальной собственности, представлявшими нашего Клиента в ранее рассмотренном деле по иску о нарушении исключительных прав на товарный знак, данные обстоятельства не были учтены.

Стоит напомнить, что при установлении факта нарушения исключительных прав и последующем взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак (компенсации за незаконное использование товарного знака), правообладатель не обязан доказывать размер убытков, причиненных нарушением его исключительных прав на товарный знак. Главное, доказанность факта нарушения исключительных прав на товарный знак. Наличие уже вступившего в законную силу решения суда о нарушении исключительных прав на товарный знак значительно осложняло дело. Более подробно ознакомиться с доводами юристов и адвокатов по интеллектуальной собственности нашей компании Вы можете ознакомиться в отзыве на иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Для успешного разрешения споров по интеллектуальной собственности, в том числе споров об уменьшении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, патентных споров, споров о праве преждепользования, споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности, иных споров о защите интеллектуальной собственности, обращайтесь к адвокатам и юристам по интеллектуальной собственности нашей компании.

Звоните: + 7 (495) 507-98-07

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 107053, г. Москва, пр. Академика Сахарова, 18

 

ОТВЕТЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ВК» (ООО «ВК»)
Адрес местонахождения: <…>
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
телефон: 8 (495) 507-98-07

 

ИСТЕЦ:

С-ГП
Адрес местонахождения: Франция,<…>
Адрес для переписки: Россия, <…>

 

 

Дело№ А41-106856/15

 

ОТЗЫВ
на исковое заявление о взыскании компенсации
за незаконное использование товарного знака

В производстве Арбитражного суда Московской области (далее также - Суд) находится судебное дело№ А41-106856/15по исковому заявлению С-ГП (далее также – Истец) к Обществу с ограниченной ответственностью «ВК» (далее также – Ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Изучив и структурировав текст искового заявления, в целях надлежащего исполнения процессуальных обязанностей, руководствуясь ч. 1 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ), ответчик предоставляет суду отзыв на исковое заявление, содержащий возражения относительно предъявленных исковых требований о взыскании компенсации в максимальном размере, установленном ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ).

Истец, С-ГП (Франция),обратился в суд с иском к ООО «ВК» (ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей.

Заявленные требования истца основаны на положениях ст. ст. 1229, 1484, подпункте 1 пункта 4 ст. 1515 ГК РФ. Истец ссылается на то, что он является правообладателем товарного знака PG по международной регистрации № , которому предоставлена правовая охрана для товаров 6 и 19 классов МКТУ.

В обоснование заявленных требования Истец указывает на преюдициальное значение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Московской области от 22.10.2015г. по делу № А41-50/15.Истец также ссылается на контракт №IHS-VCS/1-13 от 04.12.2013 г., заключенный между ответчиком и компанией «HIS I.A.H.S.», дополнительное соглашение №1 от 31.12.2013 г. к контракту, дополнительное соглашение №2 от 01.09.2014 г., дополнительное соглашение №3 от 19.12.2014 г., дополнительное соглашение №4 от 14.01.2015 г.

Заявленные требования Истца также мотивированы ссылками на RECHNUNG Nr.120190818 vom. 26/06/2015 (счет № 120190818 от 26.06.2015, выставленный компанией С-ГХГмбХ (Германия) г-ну Х.Ш.), на инвойс № 012-06-2015/Контракт № IHS-VCS/1-13 от 04.12.2013 г.

Заявленный истцом размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав нельзя признать обоснованным и соразмерным допущенному ответчиком однократному нарушению. Возражения относительно заявленных требований о взыскании компенсации в максимальном размере и доводы ответчика о необходимости существенного снижения размера компенсации основаны на следующих обстоятельствах.

Согласно подпункту 1 пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

 

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее также – ВС РФ) и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее также – ВАС РФ) от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее также – Постановление 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет размер компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывая, в частности: - характер допущенного нарушения; - срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности; - степень вины нарушителя; - наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя; - вероятные убытки правообладателя; принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим, следовательно, суд при определении размера компенсации вправе учесть и иные обстоятельства, в том числе изложенные в настоящем отзыве.

В соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Согласно выводу, изложенному в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 №8953/12, размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что его имущественное положение должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности (товарный знак) использовался правомерно.

Истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.

Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. При определении размера компенсации необходимо также учитывать: однократность нарушения, добровольное исполнение ответчиком решения суда, имущественное положение ответчика и краткую продолжительность его предпринимательской деятельности, отсутствие вреда, причиненного истцу вводом в гражданский оборот оригинальных изделий истца, малозначительную степень вины ответчика, отсутствие негативных последствий для истца и отсутствие обоснования истцом наступления негативных последствий, недоказанность вероятных убытков истца, участие в нарушении множества иных лиц, а также цели взыскания компенсации и законодательного регулирования в данной сфере, иные обстоятельства, влекущие необходимость существенного снижения размера компенсации.

Ответчик не оспаривает правомерность предъявленного требования о взыскании компенсации, учитывая установленный решением суда от 22.10.2015 г. по делу № А41-50/15 однократный факт незаконного использования товарного знака истца, не повлекший причинения ему убытков.

Однако размер компенсации является чрезвычайно завышенным, взыскание компенсации в таком размере направлено на наказание ответчика, а не на восстановление имущественного положения истца.

Вышеуказанный судебный акт по ранее рассмотренному делу не оспаривался ответчиком в вышестоящих инстанциях, резолютивная часть решения суда была исполнена ответчиком незамедлительно. Данный факт подтверждается платежным поручением № 627 от 23.12.2015г., в соответствии с которым ответчик возместил расходы истца по госпошлине в рамках ранее рассмотренного дела.

 

Нарушение, установленное решением суда от 22.10.2015 г. по делу № А41-50/15, являлось однократным. Прошу суд учесть однократный характер допущенного нарушения, незначительный объем товаров, отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях, отсутствия доказательств наступления негативных последствий и необходимости восстановления имущественного положения истца при определении размера компенсации.

Ответчиком предприняты все необходимые, разумные и зависящие от него, меры для урегулирования споров по делу № А41-50/15 и настоящему делу в досудебном порядке. В частности, ответчиком в адрес истца и представителей истца неоднократно направлялись письменные предложения об урегулировании спора и взаимовыгодного разрешения вопросов, связанных с использованием товарного знака, посредством почтовой и электронной связи. Данное обстоятельство подтверждается прилагаемыми к настоящему отзыву письмами, почтовыми документами, в том числе:

1. Письмом № 1/03.07.15 от 03.07.2015 г. в адрес представителя истца – ООО «З-З».

2. Скриншотами электронной почты ответчика, подтверждающими отправку писем в адрес представителей истца.

3. Письмом № 1/28.08.15 от 28.08.2015 г. (на русском и английском языках).

4. Почтовыми документами, подтверждающими отправку данного письма в адрес истца.

Вышеуказанная корреспонденция была направлена истцу и его представителям до принятия решения от 22.10.2015 по делу № А41-50/15. Ответчик добровольно и по собственной инициативе представил в материалы ранее рассмотренного дела все необходимые для разрешения спора документы. Следовательно, довод истца о том, что ответчик не признавал нарушение, направлен на введение суда в заблуждение и является недостоверным.

Заявленный размер компенсации является завышенным, поскольку Истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактом незаконного использования товарного знака ответчиком. В частности, истцом не представлено доказательств: - возникновения и наступления возможных убытков, - уменьшения объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков ответчиком, - оттока в этой связи значительной части потребителей товара, - извлечения ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца, - уменьшения объема товарного рынка, - снижения рыночной стоимости товарного знака - иных негативных последствий.

Истец не отрицает тот факт, что спорный товар является оригинальным товаром, изготовленным иным юридическим лицом под контролем истца (или аффилированным с ним).

Истец не оспаривает тот факт, что спорный товар изготовлен иным юридическим лицом S-GH, Germany (C-ГХГмбХ, Германия), законно разместившим товарный знак на спорном товаре. Однако истцом не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих юридический статус С-ГХГмбХ, (Германия), вхождения данного лица в группу компаний истца, законности размещения товарного знака указанным юридическим лицом.

Истцом не представлено доказательств передачи C-ГХГмбХ (Германия) исключительного права на товарный знак или права его использования, наличия лицензионного либо иного соглашения истца с C-ГХГмбХ (Германия). Истец и данное юридическое лицо являются самостоятельными юридическими лицами, обладающими предусмотренным законом правами и обязанностями.

Согласно решению суда от 22.10.2015 г., C-ГХГмбХ (Германия) является изготовителем спорного товара.

 

Как следует из указанного решения, C-ГХГмбХ (Германия) не является официальным представителем истца в ФРГ.

Следовательно, изготовитель оригинального товара также является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак.

С учетом вышеизложенного и распределения бремени доказывания прошу суд принять во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. № 70339272 (принятое по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-82533/11-12-680 по иску общества «Октябрьское поле» против общества «Перекресток» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав).

По данному делу Президиум ВАС РФ пришел к следующим выводам.

Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку с требованием о выплате денежной компенсации в адрес непосредственного изготовителя истец не обращался и соответствующие требования судами не рассматривались, арбитражному суду первой инстанции следовало привлечь изготовителя к участию в деле как соответчика при наличии согласия истца, а при отказе в таком согласии — взыскать минимальный размер компенсации с учетом остающейся у истца возможности привлечения к ответственности непосредственного изготовителя спорного изделия. При определении размера компенсации, как указал Президиум ВАС РФ, следует учитывать возможность привлечения к ответственности всех известных нарушителей прав правообладателя.

Согласно прилагаемым к отзыву отгрузочному документу (VERLADUNG) и CMR от компании L-L GmbH (Германия), отгрузка была осуществлена компанией L-L GmbH (Германия)по поручению С-ГХ (Германия).Место разгрузки – Москва, Россия; отгрузка осуществлялась на автотранспортное средство, зарегистрированное на территории Белоруссии (член Таможенного союза), клиентом и комиссионером выступал г-н Х.Ш.

Согласно прилагаемому упаковочному листу (PicklisteNr. 40730) от L-L GmbH (Германия) погрузка была осуществлена по поручению Х.П., сотрудника C-ГХГмбХ (Германия), данные которого указаны в счете № 120190818 от 26.06.2015г., на который ссылается истец.

Учитывая вышеизложенную правовую позицию ВАС РФ, отсутствие каких-либо сведений о C-ГХГмбХ (Германия), L-LGmbH (Германия), г-не Х.Ш. (Германия), доказательств передачи истцом исключительных прав или права использования указанным лицам, данные лица также должны нести ответственность за нарушение исключительных прав истца.

Истец не предоставил каких-либо сведений о данных лицах, не обращался с требованиями к указанным лицам о выплате денежных компенсаций. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

С учетом вышеизложенного и при отказе истца от возможности привлечения к ответственности C-ГХГмбХ (Германия), L-L GmbH (Германия), г-на Х.Ш. (Германия) имеются основания для взыскания компенсации в минимальном размере. Данный довод ответчика основан в том числе на вышеизложенной правовой позиции Президиума ВАС РФ, согласно которой необходимо учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

 

Довод истца о политическом характере компенсации противоречит цели компенсации. Компенсация не может иметь «карательный», «отягощающий», «предупредительный» или «политический» характер.

Как следует из материалов дела, представитель истца в судебном заседании от 29 февраля 2016г. в обоснование исковых требований заявил о том, что взыскание компенсации с ответчика является политическим вопросом (стенограмма судебного заседания от 29.02.2016г. по настоящему делу прилагается).

Таким образом, одним из доводов истца является довод о наказании истца в формате «политического» характера. Следовательно, истец не заинтересован в восстановлении своего имущественного положения ввиду того, что его имущественное положение не претерпело негативных изменений, нарушение – не повлекло отрицательных последствий.

Компенсация служит именно восстановлению имущественной сферы пострадавшей стороне. Правовая природа компенсации (как следует из самого названия) – возмещение ущерба, нанесенного правообладателю нарушением его права.

В п. 43.1 Постановления 5/29 внимание судов обращается на тот факт, что взыскание компенсации носит имущественный характер. Компенсация является альтернативной мерой ответственности, уплаты которой можно требовать от нарушителя только вместо возмещения убытков. В ГК РФ установлено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Однако действующая норма ГК РФ не содержит указания на то, что компенсация подлежит взысканию независимо от наличия или отсутствия убытков. Это означает, что зависимость компенсации от убытков в настоящее время признается действующим законодательством.

Подтверждением того, что компенсация носит имущественный (компенсаторный) характер являются положения ст. ст. 45, 48, 56 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TheAgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights (TRIPS), вступившего в силу в 1995 г. как часть Соглашения о создании Всемирной торговой организации (ВТО). В указанных статьях этого международного Соглашения компенсация выступает в качестве средства восстановления имущественного положения пострадавшей стороны.

Компенсаторный характер компенсации также подтвержден статьей 13 Директивы Европейского парламента от 29.04.2004 г. (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights // Official Journal of the European Union. L 157. 30 April 2004), согласно положениям которой: «...нарушитель, который умышленно или при достаточных основаниях считать, что он действовал умышленно, совершил действия, нарушающие права на интеллектуальную собственность, должен выплатить правообладателю компенсацию, соответствующую фактическому ущербу, понесенному правообладателем в результате такого нарушения». Компенсация не может быть рассчитана как оборотный штраф, компенсации должна быть сопоставима с размером убытков потерпевшего с учетом всех возможных видов потерь.

Присуждение компенсации в максимальном размере (5 000 000 руб.) не отвечает цели, для достижения которой установлен данный способ защиты исключительных прав истца. Сумма компенсации должна отвечать требованиям разумности, справедливости и быть соразмерной последствиям нарушения. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. В связи с этим неправомерно удовлетворять требования о компенсации, носящие «карательный», «отягощающий» или «предупредительный» характер, в том числе носящие «политический» характер.

Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул (Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 16 марта 2016 г.), что компенсация не может быть «карательной» или «отягощающей», либо «предупредительной».

Указанный вывод сделан Верховным Судом РФ со ссылкой на практику Европейского Суда по правам человека. В качестве цели присуждения судом компенсации Европейский Суд по правам человека рассматривает возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика.

В связи с этим неправомерно удовлетворять требования о компенсации ущерба, носящие «карательный», «отягощающий» или «предупредительный» характер. Природа морального вреда такова, что она не поддается точному исчислению. Если установлено причинение такого вреда и суд считает, что необходимо присуждение денежной компенсации, он делает оценку, исходя из принципа справедливости, с учетом стандартов, происходящих из его прецедентной практики (Практическая инструкция к Регламенту Европейского Суда по правам человека «II. Представление требований о присуждении справедливой компенсации» (пункты 9, 14).

По мнению истца, политический характер компенсации, определенный представителем истца в судебном заседании, соответствует карательному характеру компенсации. Следовательно, требования истца о взыскании компенсации в максимальном размере, основанные на карательном характере компенсации, являются необоснованными, противоречат целям взыскания компенсации. Однократное нарушение, допущенное ответчиком, не привело и не могло привести к каким-либо негативным последствиям в обычных условиях гражданского оборота.

Необходимо также учесть правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 г. № 4-П.), согласно которой: «Компенсация должна не только соответствовать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица».

 

Общество ответчика было создано в конце 2013 г. и осуществляет свою деятельность менее 3-х лет, о чем свидетельствует предоставленная истцом Выписка из ЕГРЮЛ, дата регистрации общества: 31 октября 2013 г. Таким образом, довод истца о том, что ответчик «осуществлял ввоз товаров истца на протяжении значительного количества времени» нельзя признать обоснованным.

Общество ответчика является малым предприятием и обеспечивает занятость жителей района Московской области. Годовая прибыль общества, полученная от совершения всех сделок за отчетный период в десять раз меньше заявленной истцом компенсации. Данные обстоятельства подтверждаются документами, свидетельствующими о неблагоприятном имущественном положении ответчика, в том числе выпиской из отчета о финансовых результатах.

На расчетном счете ответчика имеется минимальный остаток денежных средств. Имущественное положение ответчика является крайне неблагоприятным. Указанное обстоятельство подтверждается документами, прилагаемыми к настоящему отзыву.


Прочитано 2828 раз

Похожие материалы (по тегу)

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!