ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Как взыскать компенсацию за неправомерное использование товарного знака

Наши арбитражные адвокаты и юристы по интеллектуальным спорам исходя из успешной судебной практики по интеллектуальным спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, выработали ряд практических рекомендаций. Рекомендации арбитражных адвокатов нашей компании касаются получения правообладателем компенсации за неправомерное использование товарного знака.

Ниже Вы можете ознакомиться с кратким алгоритмом действий по взысканию компенсации за неправомерное использование товарного знака в судебном порядке.

Вопросы, возникающие при защите интеллектуальных прав

Наиболее часто при взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав, в том числе за неправомерное использование товарного знака, возникают следующие вопросы.

- Какие доказательства нужно собрать истцу, чтобы доказать нарушение интеллектуальных прав?

- Где и как можно получить доказательства, подтверждающие неправомерное использование товарного знака, посредством которых можно получить компенсацию за неправомерное использование товарного знака?

- Каким образом зафиксировать доказательства о нарушении интеллектуальных прав для их представленияв суд?

- Как защитить интеллектуальные права?

- Как взыскать компенсацию за неправомерное использование товарного знака?

В настоящее время широкое распространение получило нарушения прав правообладателя путем неправомерного использования третьими лицами его товарного знака. Товарный знак при этом может быть не полностью идентичным или, как скорее всего будет утверждать ответчик, совсем иной, но, по мнению самого правообладателя, схожий до степени смешения с его собственным товарным знаком.

Выгода для нарушителя очевидна и выражается в том, что он использует известный и популярный товарный знак, не произведя при этом никаких затрат на его создание и продвижение на рынке. Да и зачем нарушителю ваших интеллектуальных прав это делать, когда это уже сделалзаконный правообладатель. И все бы ничего, если бы, данный факт вызывал только моральные переживания, связанные с несправедливостью ситуации, но неправомерное использование товарного знака также может причинить правообладателю значительные финансовые убытки и испортить деловую репутацию.

Что делать правообладателю на товарный знак, который неправомерно используется нарушителями?

В этой ситуации возникают следующие вопросы.

- Как скорее пресечь правонарушение интеллектуальных прав?

- Как наказать нарушителя, да посильнее?

- Что можно взыскать с нарушителя в данном случае?

и ряд других вопросов о защите интеллектуальных прав.

Правообладатель, оказавшийся в подобной ситуации, будь это юридическоелицо или индивидуальный предприниматель, не важно, вынужден будет доказывать факт правонарушения, которое совершил, а возможно и продолжает совершать ответчик, путем использования его товарного знака или схожего с ним.

Правообладателю придется также обосновывать размер компенсации, если у него будут намерения взыскать ее с ответчика.

Ну а если оспариваемое обозначение не идентично, а только похоже на товарный знак правообладателя, то ко всему прочему придется убеждать судью в наличиисходства, которое будет достаточным для признанияимсхожестиоспариваемого обозначения с товарным знаком правообладателя до степени смешения.

Каждый из указанных фактов доказывается различными способами. Разберем каждый в отдельности.

Факты нарушения интеллектуальных прав

Итак, законный владелец товарного знака, в какой-то момент узнает, что его право на товарный знак нарушается. Его естественным желанием становиться наказать нарушителя. Для этого ему необходимо обратиться в суд. Как правило, при рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав, а также для установления факта правонарушения, судьи устанавливают наличие двух обстоятельств.

1. Является ли истец в действительности правообладателем, спорного товарного знака.

2. Присутствует ли факт незаконного использования этого знака ответчиком – нарушителем ваших интеллектуальных прав.

Доказать первый факт, как правило, не составляет особого труда. Для этого всего лишь достаточно будет предъявить в суд свидетельство о регистрации товарного знака. Это и будет является неоспоримым аргументом о приоритете товарного знака и исключительного права на него принадлежащего правообладателю.

А вот, что касается доказательств факта незаконного использования, то здесь задача сложнее. Еще больше онаусложняетсяв ситуации, при которой нарушение интеллектуальных праввыражается в использовании не идентичного товарного знака правообладателя, а всего лишь похожего на его товарный знак. В этом случае придетсяубеждать судью еще и в том, что указанные обозначения сходныдо степени смешения.

Доказательства незаконного использования товарного знака

Здесь необходимо сделать разъяснения о том, что должно пониматься под доказательством незаконного использования товарного знака. Так, например,является лииспользование товарного знака незаконным предстоит решать суду. Соответственнос незаконным использованием, каким его считает правообладатель, не обязательно согласится суд. Субъективное мнение это всего лишь мнениекаждого отдельного субъекта. Чтобы оно имелоюридическое значение необходимо убедить в этом также и суд. Чтобы судья согласился с мнением правообладателя, ему необходимо как можно более нагляднее и убедительнее представитьпредполагаемое правонарушение на обозрениесуда. Это, в свою очередь, будет во многом зависеть от того,каким образом и с помощью каких средств будет зафиксировано незаконное использование товарного знака.

Из этого приходим к выводу, что доказательством незаконного использования товарного знакав суде, служит не сам факт нарушения, аформа, в какой он зафиксирован и представлен на обозрение суда.

Доказательства, которые можно использовать при взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака

1. Административный акт, подтверждающий незаконное использование товарного знака

Пожалуй, самым удобным вариантом была бы ситуация, когда правообладатель подает исковое заявление о нарушенииего права после того как ответчик был привлечен к административной ответственности за данноедеяние по ст. 14.10 КоАП РФ Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Напомним, к средствам индивидуализации также относится и товарный знак.

В этом случае не возникнет необходимости в дополнительных доказательствах незаконного использования товарного знака ответчиком. Факт будет установлен преюдициально и правообладателю останется лишь обосновывать размер денежной компенсации. Но подобные случаи не всегда имеют место в практике, гораздо чаще встречаются ситуации, когда факт правонарушенияв административном порядке не установлен. И что делать?

2. Контрольная закупка товара, на котором незаконно размещен товарный знак

Одним из самых простых, но достаточно эффективным способомдоказыванияявляется контрольная закупка товара. В результате данного действия мы получаем образец товара, товарный чек, возможно,видео и фотосъемку, и другое. При этом необходимо учитывать, что отдельно взятые указанные доказательства, могут оказаться недостаточными, несмотря на всю их убедительность.

Пример из практики наших арбитражных адвокатов: истец, в одном из дел, представил копии товарных накладных. Из указанных документов вытекало, что ответчик-нарушитель поставил некоему своему контрагенту товары,в наименовании которых было обозначение, соответствующее обозначению, зарегистрированному в качестве товарного знака, принадлежащего истцу. Однако судья отказал в удовлетворении иска, мотивировав это тем, что накладные хоть и содержат определенную информацию, но с учетом отсутствия других доказательств, отдельно взятые не могут служить бесспорным доказательством того, что обозначение действительно размещалось непосредственно и на самих товарах, переданных по этим накладным.

Вывод: для того, чтобы позиция правообладателя была более убедительной, нужно, насколько это возможно, более комплексно подходить к собранию доказательственной базы.

На практике встречается случаи, когда по результатам контрольной закупки составляются акты. Это вовсе не обязательное и скорее даже излишнее действие. Ключевое значение здесь имеют товарный чек и образец товара, а составление акта скорее, как дополнительная, не особо нужная, но достаточно затратная мера.

Еще одним случаем, встречающимся на практике, является ситуация, когда правообладатели поручают контрольную закупку товара общественным организациям. Это также лишнее и бессмысленное действие по тем же основаниям, что и акты.

В крупных компаниях контрольную закупку как правило осуществляет служба безопасности, но далеко не каждая компания может позволитьсебе ее содержать, да и создавать ее только для этих целей, как минимум, бессмысленно. Восполнить этот пробел позволит обращение за помощью к нашим арбитражным адвокатам и юристам по интеллектуальной собственности. Представляется, что это будет более эффективным и менее затратным. Кроме того, при защите интеллектуальных прав правообладателю после фиксации незаконного использования товарного знака в любом случае понадобиться представительство в суде.

2.1. Факты, устанавливаемые при помощи контрольной закупки

С помощью контрольной закупки можно установить не только факт продажи контрафакта, но и доказательства использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, не только на товаре, но и на вывесках, прайс-листах, в чеках, рекламных буклетах и других документах. Также в товарном чекесодержится доказательство того, кто является продавцом товара, его наименование, стоимость, количество и дата продажи.

Поэтому крайне важно при проведении указанного действия обратить внимание на перечисленные обстоятельства.

2.2. Видеосъемка, подтверждающая неправомерное использование товарного знака

Видеозапись при проведении описанной выше контрольной закупки,фиксирующая нарушения использования товарного знака, в дальнейшем будет отличным способом наглядной демонстрации в суде ваших действий и фактов о которых будет идти речь. Видеосъемку можно осуществить самостоятельно, но при этом необходимо учесть, что сама по себе видеосъемка не является бесспорным фактом и не является каким-либо документом, а всего лишь служит для фиксации и наглядности представления информации. Это единственный, но очень существенный ее недостаток.В случае, когда видеосъемку производит не сам правообладатель, а поручает осуществить ее иному лицу, то,как минимум,он получает еще и свидетеля.

2.3. Фотосъемка

Еще одним из неплохих способов фиксациинеправомерного использования товарного знака, в чем-то схожего с видеосъемкой, но, как представляется, менее наглядным, будет фотография. Фотосъемку можно произвести самостоятельно, но в этом случае она также, как и видеосъемка,будет иметь соответствующие недостатки.

Как один из вариантов, если контрафакт будет выявлен при перемещении товаров через границу РФ при таможенном осмотре, можно сделать запрос в указанную службу с просьбой предоставленияфото или видеосъемки. В данном случае перечисленные недостатки указанных доказательств отсутствуют.

Не следует забывать,кроме всего прочего,должным образом приобщить видео и фото съемку к материалам дела.

3. Протокол осмотра доказательств

Следующим эффективным доказательством, а в отдельных случаях единственным и незаменимым, является нотариальный протокол осмотра доказательств или как его еще называют протокол об обеспечении доказательств. Произведенная при этом фото или видео съемка, указанная нотариусом в протоколе, также лишены перечисленныхвыше недостатков. Так одной из различных функций, осуществляемых нотариусом, является обеспечение и засвидетельствование юридических фактов, при обращении лиц, заинтересованных в определенного рода доказательствах, которые могут быть необходимыми в судебном или административном органе и когда есть основания для опасения о том, что представить эти доказательства в момент рассмотрения спора по существу окажется невозможным или затруднительным вследствие их утраты или каких-либо иных обстоятельств.

На практике, как правило, подобные протоколы используются для фиксации информации, размещенной на Интернет-ресурсах, например, при фиксации рекламы и публичных оферт, содержащих обозначение спорного товарного знака. Но протокол может оказаться необходимым не только в указанных ситуациях, а и в случаях, еслинеправомерное использование товарного знака будет выражаться не в продаже товара со спорным обозначением и не в указании на это обозначение в документации, а в каких-либо иных действиях. Например, обозначение может быть размещено на рекламной или информационной вывеске на улице. В этом случае фиксация подобного факта в нотариальном протоколе будет более весомым доказательством в сравнении с обычной фотографией или видеозаписью. При этом следует приглашать нотариуса для составления указанного протокола до направления ответчику претензии или иска, так как это позволит избежать риска уничтожения доказательств.

Совет наших арбитражных адвокатов. Всегда проверяйте самым тщательным образом документы, оформляемые нотариусом. К сожалению, очень часто встречаются ошибки, которые в дальнейшем сможет использовать ваш процессуальный оппонент.

Действия, которые квалифицируются как незаконное использование товарного знака

Важно правильно определить, имеется ли в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак. Для этого необходимо понимать, что подразумевается под самим использованием товарного знака, какие действия можно назвать в качестве неправомерного использования товарного знака. Перечень способов использования товарного знака является открытым. В частности, использование осуществляется путем размещения товарных знаков на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются или иным образом вводятся в оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этой целью, ввозятся на территорию России. Использование товарного знака возможно при выполнении работ или оказании услугна документации. Этот перечень постоянно дополняется и конкретизируется судебной практикой.

Например, если компания выпускает товар, непосредственно на котором чужой товарный знак не проставлен, но он фигурирует на упаковке этого товара, изготовленной другим лицом, то компания-изготовитель товара все равно отвечает за это незаконное использование товарного знака. Ее действия расцениваются как создание контрафактного товара и введение его в оборот. Заметим, ссылки на то, что проставлением товарного знака на упаковку занималось другое лицо, не освобождаетот ответственности.

Следует обратить внимание, что в соответствии с новой редакцией части 4 ГК РФ, вступившей в силу с 1 октября 2014 года, юридические лица или физические лица, являющиеся предпринимателями, могут быть привлечены к ответственности за нарушение интеллектуальных прав независимо от наличия вины. Подобную позицию ранее уже высказывал Президиум ВАС РФ, но законодательно она не была закреплена. Исключением из этого правила является случай, если нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, наличие которой должен доказать правонарушитель. Если компанию привлекли к ответственности в отсутствие вины, она вправе предъявить регрессное требование о возмещении убытков. Видимо, речь идет о регрессном иске к тому, кто действительно был в этом виновен.

Правда, при применении принципа вины необходимо помнить разъяснения, изложенные в пункте 23 совместного Постановления Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда № 5/29. Согласно второму абзацу данного пункта: «Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ».

Доказательства сходства обозначения до степени смешения

Кто бы не решал вопрос о сходстве спорного обозначения с конкретным охраняемым товарным знаком – эксперт, судья, специалист антимонопольного органа или Роспатента, все они будут руководствоваться отдельными положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихсяоснованием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20 июля 2015 г. № 482, а также Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство от 31.12.2009 № 197.

Вправилах № 482есть определения тождественности и сходности до степени смешения заявленного обозначения с другим обозначением.

Например, словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах: звуковом, визуальном и смысловом. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

ВАС РФ неоднократно указывал, что при установлении угрозы смешения двух похожих обозначений нужно учитывать три фактора, а именно:

1. Различительная способность знака с более ранним приоритетом.

2. Сходство противопоставляемых знаков.

3. Однородность обозначенных ими товаров и услуг.

Кроме всего прочего, имеет значение, как долго и широко до появления похожего обозначения ответчика на территории РФ использовался товарный знак истца. Говоря простым языком, насколько высока степень его популярности и узнаваемости. Соответственно, чем она выше, тем большая вероятность того, что потребитель может перепутать с этим известным товарным знаком новое похожее обозначение.

Ссылки на эти положения очень часто фигурируют в судебных актах по спорам о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. А методические рекомендации № 197 содержат конкретные указания с наличием примеров о том, как сравнивать те или иные обозначения.

Учитывая это, истцам в спорах о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака лучше сразу брать за ориентир указанные положения Правил № 482 и Методических рекомендаций № 197. Ссылка на них может исправить ошибку, которую может быть допущена и судом.

Например, в одном из споров кассация отменила акты нижестоящих инстанций, так как при установлении сходства двух обозначений до степени смешения суды сосредоточились на сравнении отдельных элементов, а должны были исходить из общего впечатления, восприятия товарного знака в целом. Кроме того, для признания сходства достаточно уже самой опасности, возможности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Судебная экспертиза при защите интеллектуальных прав

В случае спора по поводу изображений сходных до степени смешения, правообладатель должен быть готовым и к тому, что нарушитель будет отрицать сходство и может заявить ходатайство в суде о назначение экспертизы для разрешения данного спора. Как правило,суды такие ходатайства удовлетворяют очень часто. В случае удовлетворения такого ходатайства это грозит правообладателю, в лучшем случае,затягиванием процесса, а в худшем, суд может получить предвзятое и не совсем объективноерешение эксперта. При этом необходимо учитывать, что особой необходимости в экспертизе при рассмотрении такого рода дел нет. И это не раз подтверждалось ВАС РФ. В частности, рассматривая споры о защите интеллектуальных прав, ВАС РФ указал следующее:

«Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, так как для решения этого вопроса не требуется наличия специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя».

Поэтому истец, сославшись на указанную позицию, вправе возразить против назначения экспертизы. Стоит заметить, то, что судья может самостоятельно, без привлечения экспертов, определить наличие или отсутствие в обозначениях сходства до степени смешения. Однако это не должно восприниматься как возможность для его произвольной оценки.

Письма ФИПС, подтверждающие нарушение интеллектуальных прав

Вместе с тем в отдельных случаях правообладатели стремятся сами, еще до разбирательства дела в суде, получить от экспертов в соответствующей сфере подтверждение сходства обозначений до степени смешения. Очень часто с этой целью сравнительную проверку обозначений заказывают в федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Предполагаемые правонарушители тоже нередко прибегают к этому способу.

Обычно такие доказательства принимаются судами. Суды исходят из того, что стороны не лишены права представлять в материалы дела досудебные письма, справки и заключения экспертов по вопросу о сходстве знаков до степени смешения.Такие документы довольно часто фигурируют в спорах о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака.

Социологический опрос, подтверждающий сходство до степени смешения

Еще одно весьма распространенное и весомое доказательство наличия или отсутствия сходства до степени смешения — это социологические опросы. Данное доказательство имеет важное значение, так как одним из главных критериев при определении сходства до степени смешения является то, как воспринимают спорное обозначение потребители. Как отмечалось выше, для признания сходства достаточно наличия только самой опасности, а не реального смешения обозначений в восприятии потребителя. То, что опасность существует, как раз и могут подтвердить указанные соцопросы.

Обоснование размера компенсации за незаконное использование товарного знака

Помимо пресечения факта незаконного использования товарного знака, у правообладателя, как правило, возникает желание еще и наказать нерадивого правонарушителяматериально, при этом, конечно, еще ивозместить свои имущественные потери, возникшие вследствие нарушенияинтеллектуальных прав.

Судья, установив факт незаконного использования товарного знака, далее будет устанавливать факт обоснованности размера компенсации. Эта обязанность согласно ст. 56 ГПК РФ и ст. 65 АПК РФ полностью лежит на правообладателе.И как указывалось выше, необходимо это сделать как можно более убедительно.

В данном случае у правообладателя есть выбор между двумя вариантами, а именно: взыскатьубытки или специальную компенсацию, предусмотренную подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

На практике, как правило, между указанной альтернативой выбирается компенсация. И этоне удивительно, учитывая, что рассчитать реальные убытки, а потом еще и доказатьих обоснованность в суде достаточно сложно, а порой просто невозможно. Но не стоит думать, что взыскать компенсацию удастся без труда, для этого тоже необходимо будет приложить усилия.

Итак, размер оценочной компенсации, как и многое, другое определяется по усмотрению суда. Но это вовсе не означает освобождение правообладателя от обязанности доказывания обоснованности размера своих исковых требований. Наоборот, сумма присужденной компенсации напрямую будет зависеть от того, насколько убедительно будет выглядеть собраннаядоказательственная база,насколько существенны будут доводы в пользу обоснованности заявленных требований, насколько истец убедит суд в правомерности заявленной суммы.

При этом следует обратить внимание на то, что совместный Пленум Верховного суда и Высшего арбитражного суда в свое время разъяснил, что цена иска должна быть указана в твердой сумме, несмотря на то, что итоговый размер компенсации определяется по усмотрению суда.

Риски, возникающие при необоснованном завышении суммы компенсации за неправомерное использование товарного знака

При заявлении требования о взыскании компенсации в двойном размере порядок расчета понятен. Для этого нужно определить цену товара, на котором размещено спорное обозначение, или стоимость права использования товарного знака истца исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, умножить получившуюся сумму на два. Указанный расчет предельно ясно описан в законе. Сложности чаще подстерегают с обоснованием исходной суммы, от которой исчисляется двойной размер компенсации за незаконное использование товарного знака.

Когда истец требует взыскания компенсации, он совершенно свободен в том, как определять ее сумму. Он ограничен лишь рамками от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Руководствуясь тем, что доказывать размер компенсации не нужно, истцы часто указывают верхний предел в пять миллионов рублей. Но как показывает практика, получить такую крупную компенсацию, никак не обосновав ее размер, практически невозможно. Суд может счесть требования завышенными и присудить компенсацию на свое усмотрение, гораздо ее уменьшив. Соответственно вывод: предъявление завышенных и необоснованных требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака влечет для истца неблагоприятные последствия. Указанные последствия могут выразиться в отказе удовлетворения требований в части их завышения с отнесением на истца соответствующих судебных расходов. Истец не сможет получить компенсацию расходов на госпошлину пропорционально той части требований, в которой ему отказали.

Обратите внимание, что при взыскании компенсации не применяется по аналогии абзац 3 пункта 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.11 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ». В нем говорится о том, что, когда истец требует неустойку, и суд снижает ее на основании статьи 333 ГК РФ, на ответчика возлагаются расходы на госпошлину, исчисленную из суммы иска (без учета снижения судом). Позднее ВАС РФ пояснил, что это разъяснение нельзя применять к случаям взыскания компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Таким образом, при уменьшении судом размера компенсации разница между уплаченной госпошлиной и госпошлиной, которая соответствует размеру компенсации, установленной судом, не будет возвращена истцу.

Ключевыми критериями, которыми необходимо руководствоваться при определении размера компенсации, должны быть разумность и соразмерность взыскиваемой суммы совершенному нарушению и его последствиям. На размер компенсации также влияют характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, вероятные убытки правообладателя. Поэтому, прежде чем требовать максимальную компенсацию, истцу стоит оценить каждое указанное обстоятельство и продумать, как можно обосновать их перед судом. Крайне желательно, при взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака, представить доказательства, которые подтверждают серьезный характер нарушения, длительность незаконность использования, расчет убытков и т.д.

Обратите внимание на то, что если факт нарушения прав на товарный знак выразился в том, что посторонняя организация использовала идентичное или похожее обозначение в наименовании, то принципиально важно, является ли она коммерческой компанией. Наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ. Если нарушение заключается в использовании товарного знака в наименовании некоммерческой организации, суд откажет во взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

Доказывание убытков правообладателя

В обоснование компенсации истец может ссылаться на возможный размер дохода правонарушителя, а также на свои вероятные убытки. Это связано с тем, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в том числе товарного знака, определяется исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Другими словами, истец должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Представление указанных доказательств истцом и возражения ответчика, не согласного с размером взыскиваемой суммы, обязывают последнего представить в суд доказательства необоснованности расчетов истца. Соответственно, ответчик просто так заявить, что размеры возможных убытков истца и возможных доходов самого ответчика завышены, не может. Для того, чтобы заявление не выглядело голословным необходимо егообосновать надлежащим образом.

Убедительным доказательством убытков и возможного дохода могут быть реальные лицензионные договоры, заключенные с другими лицами. Это применимо для взыскания как двукратной компенсации, так и оценочной. Так, если заявлено требование о взыскании двойной компенсации, то по условиям договора суд может определить цену, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака. А при взыскании оценочной компенсации сумма платежа по лицензионному договору может расцениваться как упущенная выгода истца, которой он обосновывает испрашиваемый размер компенсации за неправомерное использование товарного знака.

Предоставляя лицензионный договор, необходимо учитывать, что суд будет изучать его условия на предмет «схожести» с обстоятельствами незаконного использования спорного обозначения. Так, например, суд будет выяснять, о какой лицензии идет речь в договоре, каковы территория предоставления лицензии, а также объемы сбыта продукции с использованием товарного знака. Если по этим критериям лицензионное использование товарного знака и незаконное использование спорного обозначения ответчиком несопоставимы (например, в договоре территорией действия лицензии указана вся Россия, тогда как в споре с ответчиком доказан факт незаконного использования спорного обозначения только в одном субъекте РФ), то суд может значительно снизить размер компенсации или отказать в иске.

При этом локальные акты истца, которыми утвержден порядок расчета размера вознаграждения, выплачиваемого по лицензионному договору, суд вряд ли примет во внимание. Подобное доказательство суд может посчитать недостоверным и недостаточным, по причине одностороннего характера. А вот если товар обнаружен при пересечении таможенной границы в Российской Федерации, расчёт компенсации можно произвести исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, у суда данный факт сомнения не вызовет.

Обратите внимание на то, что иногда правообладатели, пользуясь юридическими уловками, сначала подают иск о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак. Выиграв этот спор и вооружившись судебным решением, в котором признан факт незаконного использования товарного знака, правообладатель подает следующий иск с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, используя первое решение, обладающее свойством преюдициальной значимости.

Срок незаконного использования товарного знака

Для определения размера компенсации существенное значение может иметь длительность периода незаконного использования товарного знака. Например, в одном из споров решением суда первой инстанции с ответчика взыскана компенсация в размере одного миллиона рублей за то, что он в течение девяти лет использовал обозначение, зарегистрированное за истцом. Однако апелляционная и кассационная инстанции посчитали, что истцом доказан период факта нарушения длительностью только в три месяца, и на этом основании уменьшили размер компенсации до двухсот тысяч рублей. Поэтому для увеличения размера компенсации очень важно доказать, что ответчик незаконно использовал товарный знак истца в течение достаточно длительного периода времени.

Кстати, факт использования спорного обозначения в интернете в некоторых случаях можно доказать с помощью скриншотов, снятых с помощью определенных сервисов. Суть их в том, что они позволяют установить, как выглядели конкретные интернет-страницы, определенное время назад. Если на определенную дату, например, два года назад, страница сайта ответчика содержала товарный знак истца, то на этом основании можно заявить, что ответчик незаконно использует товарный знак уже два года. Конечно, нотариальное удостоверение данного обстоятельства имеет более сильное доказательственное значение.

Для успешного ведения дел о защите интеллектуальных прав, в том числе о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, для эффективного представительства прав и интересов физических и юридических лиц в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах по различным категориям интеллектуальных споров, звоните: + 7 (495) 507-98-07.

Прочитано 1105 раз

Похожие материалы (по тегу)

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!