ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Представительство в суде при разрешении доменных споров

Представительство в суде при разрешении доменных споров


К доменным спорам, в которых интересы Клиентов успешно представляют наши юристы по интеллектуальной собственности, относятся судебные споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.


Напомним, согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – закон об информации), доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». Таким образом, доменное имя (домен) представляет собой знаковое обозначение адресации запросов в сети Интернет, зарегистрированное в установленном порядке. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 г. № 1192/00 дано следующее определение доменного имени: «доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость».


В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.


Ниже представлено несколько выводов Суда по интеллектуальным правам, которые были сделаны по доменным спорам. Данные выводы относятся к критериям недобросовестности использования товарных знаков в доменных именах, а также к признакам добросовестного использования доменных имен.


1. Согласно ст. ст. 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака. В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.


В подпункте 5 пункта 2 статьи 1519 ГК РФ содержится аналогичная норма, которая предусматривает, что использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.


Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.


Реализация правомочия на защиту исключительного права на товарный знак осуществяется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, адресованного лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к их совершению. При рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (в частности, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).


По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.


В свою очередь защита и правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.


Более того, регистрация домена (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.


Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено требование об аннулировании регистрации доменного имени.


Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Напомним, в соответствии с законом об информации владельцем сайта в сети «Интернет» является лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте.


В силу подпункта 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ требования о взыскании убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени и о взыскании компенсации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Указанные лица отвечают перед правообладателем солидарно. Необходимо учитывать, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.


Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого соглашения об аренде домена или договора об аренде доменного имени.


В случае, если два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, необходимо учитывать следующее.


Требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.


На основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.


Например, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.


2. При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.


В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.


Необходимо помнить, что обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности. Учитывая это, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в сети «Интернет», являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено, а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен, лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.


3. По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен суды используют положения, закрепленные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).


Необходимо учитывать, что обладатель права на доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать, в том числе, на наличие его законного интереса в соответствующем доменном имени.


Недобросовестность использования доменного имени и критерии такого использования


В силу параграфов 4(a) (i — iii) единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее — Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:


1) (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (Согласно п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта. Как правило, он решается судом без назначения экспертизы).


2) (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (Так, в одном из дел суд оценил действия ответчика как злоупотребление правом, так как последний являлся владельцем множества доменных имен, среди которых были «rolex.ru», «viagra.ru» и многие др. известные производители и бренды).


3) (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.


Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b) (i — iv) вышеназванной Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, в частности:


1) (i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;


2) (ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;


3) (iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;


4) (iv) при использовании доменного имени администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» посредством создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.


Основания для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени


В случае, если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики, например:


1) (i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;


2) (ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;


3) (iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.


Предварительные обеспечительные меры и обеспечение иска по доменным спорам


Заявление правообладателя о принятии предварительных обеспечительных мер или об обеспечении иска по доменным спорам может быть удовлетворено судом при представлении заявителем доказательств:


1) наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;


2) нарушения исключительного права.


В одном из дел по доменным спорам Суд по интеллектуальным правам в отношении обеспечении иска по доменным спорам указал следующее. Обеспечительные меры по доменным спорам преследуют цель сохранения существующего состояния отношений и запрет администратору доменного имени совершать какие-либо действия с доменным именем, аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу. Для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений по существу спора.


В связи с высокой оборотоспособностью доменных имен представление доказательств того, что непринятие запрошенных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, не является необходимым.


Таким образом, достаточными являются представление заявителем доказательств наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также его нарушения и обоснование причин обращения с требованием о применении обеспечительных мер.


Для успешного разрешения доменных споров и иных споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности, обращайтесь к юристам и адвокатам по интеллектуальной собственности:


+ 7 (495) 507-98-07

Прочитано 428 раз

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!