ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Признание права преждепользования

Споры о защите исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты патентных прав) обусловлены наличием у «нарушителя» патентных прав возможности доказывания права преждепользования на объекты патентных прав и объема их использования.

К действенным способам защиты в спорах о нарушении исключительных прав на объекты патентных прав относятся возражения ответчика-преждепользователя, основанные на наличии права преждепользования; встречный иск о признании права преждепользования и объеме его использования. Образец встречного иска о признании права преждепользования (сокращенный вариант), подготовленный арбитражными адвокатами по интеллектуальным правам и юристами по интеллектуальной собственности нашей компании, также представлен в разделе «Процессуальные документы». Встречный иск о признании права преждепользования на объекты патентных прав был удовлетворен судом, решение о признании права преждепользования было оставлено в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.

Преждепользователь также не лишен права на обращение в арбитражный суд с иском о признании права преждепользования и установлении объема его использования.

Наши арбитражные адвокаты по интеллектуальным правам и юристы по интеллектуальной собственности имеют успешный опыт представительства в спорах о защите исключительных прав, в том числе в спорах о признании (установлении) права преждепользования, об уменьшении (снижении) размера компенсации за нарушения исключительных прав на товарный знак и на объекты патентных прав.

Ниже в сокращенной форме представлен иск о признании права преждепользования и объеме его использования, разработанный арбитражными адвокатами по интеллектуальным правам и юристами по интеллектуальным спорам нашей компании. Указанный иск о признании права преждепользования успешно апробирован судебной практикой в деле по спору о признании права преждепользования нашего Клиента.

Для успешного представительства в спорах о защите исключительных прав, в том числе в спорах о признании права преждепользования, о защите товарных знаков, об уменьшении (снижении) размера компенсации за нарушение исключительных прав, а также в иных категориях споров, связанных с защитой исключительных прав, обращайтесь к нашим арбитражным адвокатам по интеллектуальным правам и юристам по интеллектуальной собственности.

Звоните: +7 (495) 507-98-07

  В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
Адрес: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

 

ИСТЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью «ТК» (ООО «ТК»)
Адрес местонахождения: <...>
ОГРН: <...>
ИНН: <...>
Тел.: 8(495) 507-98-07
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ОТВЕТЧИК:              Общество с ограниченной ответственностью «АП»(ООО «АП»)
Адрес местонахождения:<...>
ОГРН: <...>
ИНН: <...>
  Государственная пошлина: 12 000 руб. 00 коп.

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права преждепользования и объеме его использования

Общество с ограниченной ответственностью «ТК» (далее также – Истец, Преждепользователь, ООО «ТК») - ведущий отечественный производитель разнообразных изделий из пластмассы, использующее в своей деятельности самые современные и передовые технологии, тщательный контроль процесса выпуска изделий. Истец осуществляет изготовление изделий в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в сфере интеллектуальной собственности.

ООО «АП» (далее также – Ответчик, ООО «АП») является обладателем патента на промышленный образец № 00000 «Панель облицовочная», зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 января 2014г., заявка № <...>,дата приоритета – 14.11.2012 г., срок действия патента истекает 14.11.2027 г. Сведения о патенте № 00000 прилагаются к настоящему иску.

До даты приоритета указанного промышленного образца, защищенного патентом №00000 (дата приоритета: 14.11.2012 г.), далее также – дата приоритета Ответчика,Истец создал независимо от Ответчика тождественное патенту № 00000 решение внешнего вида изделий сайдинг «Л», добросовестно использовал это решение на территории Российской Федерации и сделал все необходимые приготовления к такому использованию. Следовательно, Истец должен сохранить право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения, содержащегося в патенте №00000, без расширения объема такого использования, т.е. право преждепользования.

Предметом настоящего иска является самостоятельное требование Истца к Ответчику о признании права преждепользования на промышленный образец Ответчика, защищенный патентом № 00000, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 250025 (Двести пятьдесят тысяч двадцать пять) штук изделий типа сайдинг «Л» в год. Арифметический и методологический расчет объема преждепользования приведен ниже.

Правовыми и фактическими основаниями настоящего иска являются следующие основания и обстоятельства, свидетельствующие о праве преждепользования Истца, которое возникло в соответствии с условиями, определенными ст. 1361 Гражданского кодекса РФ (далее также – ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Действующее законодательство предусматривает такой способ защиты прав, как признание права (ст. 12 ГК РФ).

Возможность обращения с требованием о праве преждепользования регламентирована подпунктом 5 п. 1 ст. 1406 ГК РФ.

Согласно разъяснениям Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в п. 28 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров в защите интеллектуальных прав» от 23 сентября 2015 г.,(далее также – Обзор) право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

В силу п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа.

<...>

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В силу п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как следует из указанной нормы закона, право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий: 1) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (п. 3 ст. 1358 ГК РФ) должно начаться, или необходимые приготовления к такому пользованию на территории Российской Федерации должны быть сделаны до даты приоритета патента № 00000;

По мнению Истца, тождественность решения установлена судом первой инстанции на основании судебной патентоведческой экспертизы, назначенной судом в рамках дела №А40-<...>/13. Использование тождественного решения и создание необходимых приготовлений Истцом подтверждены. Об этом более подробно ниже.

2) независимость создания тождественного решения; По мнению Истца, независимость создания доказана тем, что решение было разработано самостоятельно Истцом, который не использовал описания, чертежи, модели Ответчика, получившего патент на промышленный образец.

3) добросовестность использования решения; По мнению Истца, выполнение данного условия подтверждается нижеуказанными обстоятельствами и прилагаемыми к иску доказательствами.

4) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; По мнению Истца, выполнение данного условия подтверждается нижеуказанными обстоятельствами и прилагаемыми к иску доказательствами.

5) подтверждение объема преждепользования. По мнению Истца, объем преждепользования подтвержден, расчет объема указан ниже.

Как полагает Истец, использование им в качестве преждепользователя, тождественного запатентованному Ответчиком решению по патенту № 00000, также установлено следующими обстоятельствами.

<...>

Ранее ООО «АП» обращалось в арбитражный суд с иском к ООО «ТК» о нарушении исключительных прав на промышленный образец, защищенный патентом № 00000 (дело № А40-<...>/13).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы (далее также – суд первой инстанции) от 08.08.2014 г. по делу № А40-<...>/13 (копия указанного решения прилагается к настоящему иску) исковые требования ООО «АП» (Ответчика по настоящему делу) к ООО «ТК» (Истцу по настоящему делу) удовлетворены частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-<...>/2014 от 28.10.2014 г. решение отменено, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2015 г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-<...>/2014 от 28.10.2014 г. отменено и направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-<...>/2015 от 10.06.2015 г. решение суда первой инстанции оставлено в силе, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2015 г. решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения, а кассационная жалоба ответчика без удовлетворения.

Как следует из решения суда первой инстанции, исковые требования Ответчика (по настоящему делу) удовлетворены частично, а именно: - признано использование промышленного образца Ответчика по настоящему делу – «Панель облицовочная» патент № 00000 Истцом по настоящему делу при изготовлении изделий «Панель фасадного сайдинга «Л»; - признаны незаконными действия Истца по настоящему делу по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использован промышленный образец «Панель облицовочная» патент № 00000; - Истцу по настоящему делу запрещено осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использован промышленный образец «Панель облицовочная» патент № 00000.

По мнению Истца, решение суда первой инстанции относительно нижеуказанных обстоятельств (тождественность решения) имеет в силу части 2 ст. 69 АПК РФ преюдициальное значение для настоящего спора. Следовательно, данные обстоятельства не подлежат повторному доказыванию при рассмотрении настоящего дела (ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 69 АПК РФ).

Суд первой инстанции не рассматривал возражения и не оценивал доказательства Истца по настоящему делу, относящиеся к наличию у него права преждепользования, о чем свидетельствует следующий вывод суда первой инстанции:

«Суд не производил оценку договора поставки, накладных на поставку изделий, счетов и платежных поручений на оплату товара, выписок из баланса, актов передачи оборудования, технических карт и инструкции по монтажу пластиковых моделей как доказательств по настоящему спору и не принял во внимание судебные акты, принятые по спору ответчика (Истца по настоящему делу) с другим лицом об обязании возвратить пресс-формы».

Таким образом, судом первой инстанции не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком - Истцом по настоящему делу.

Как следует из решения суда первой инстанции, суд, учитывая результаты судебной патентоведческой экспертизы, пришел к выводу о том, что Истец по настоящему делу при изготовлении изделий «Панель фасадного сайдинга «Л»использовал существенные признаки промышленного образца Ответчика по настоящему делу – патент № 00000.

Таким образом, судом первой инстанции установлено использование Истцом решения, тождественного запатентованному решению, содержащемуся в патенте № 00000.

<...>

Следовательно, судом первой инстанции установлено обстоятельство, подтверждающее факт производства и изготовления Истцом изделий, входящих в область патента № 00000.

По мнению Истца, независимость создания им тождественного решения, добросовестность использования тождественного решения, использование и приготовление к использованию тождественного решения, защищенного патентом №00000,осуществлены Истцом независимо от Ответчика до даты приоритета запатентованного объекта (патент № 00000), т.е. до 14 ноября 2012 г. (далее также – дата приоритета Ответчика).

Таким образом, условие, определенное ст. 1361 ГК РФ, подтверждающее возникновение у Истца права преждепользования установлено вышеназванным судебным актом.

В целях доказывания остальных условий права преждепользования, указанных в ст.1361 ГК РФ, в том числе доказательств изготовления изделий, содержащих тождественное решение (по патенту № 00000), и необходимых приготовлений к использованию тождественного решения, Истец также ссылается на нижеуказанные обстоятельства.

До даты приоритета Ответчика Истец использовал тождественное решение (путем производства изделий с использованием тождественного решения), сделал необходимые приготовления для долгосрочного его использования в промышленных объемах. Истцом была создана вся технологическая цепочка от приобретения оборудования, создания пресс-форм для выпуска изделий, выпуска контрольных образцов изделий, предложения к продаже изделий (изготовление рекламной продукции изделий), совершения иных действий, подтверждающих возникновение права преждепользования, до изготовления готовых изделий и их продажи третьим лицам (факта распространения спорных изделий). При этом Истец использует в собственных спорных изделиях все существенные признаки промышленного образца, подлежащие правовой охране на основании патента № 00000 с приоритетом от 14.11.2012г.

Из содержания пункта 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки права преждепользования и объема преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления. Как указано в Обзоре, из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование – это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Право преждепользователя ограничено тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Право преждепользования Истца в виде изготовления спорных изделий, создания им необходимых приготовлений подтверждаются прилагаемыми к иску доказательствами, в том числе:

1) Санитарно-эпидемиологическим заключением №77.МО.01.577.П.003693.03.08 от 13 марта 2008 г. (до даты приоритета Ответчика), выданным Истцу Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Указанное заключение выдано Истцу (организации-изготовителю) на выпускаемую им до даты приоритета Ответчика продукцию, в том числе на панели стеновые декоративные цокольные типа «Сайдинг». Данное заключение основано на испытаниях изделий Истца, проведенных 03.03.2008 ИЦ Сергиев-Посадского филиала ФГУ «Менделеевский ЦСМ». То есть до даты приоритета Ответчика Истцом были изготовлены спорные изделия.

2) Техническими условиями ТУ 5772-001-75319334-2008, введенными в действие Истцом 01.01.2008 г. (далее также – ТУ 2008), до даты приоритета Ответчика.

В указанных ТУ 2008, листы 21 и 5, отражены изображения панелей фасадного сайдинга «Л», а также размеры панелей фасадного сайдинга «Л».

Вышеназванные документы подтверждают создание Истцом необходимых приготовлений для долгосрочного использования тождественного решения, защищенного патентом №00000, в промышленных объемах.

Факты добросовестного использования и создания Истцом необходимых приготовлений также подтверждаются договором купли-продажи термопластавтомата № 11210 от 04.06.2008 г., заключенном между Истцом и ООО «АК» (прилагается к иску). Согласно указанному договору Истец приобрел термопластавтомат ND-500, изготовленный компанией «ВП Ко. Лтд.» (WP Cо., Ltd), предназначенный для выпуска изделий, содержащих тождественное решение. Главной особенностью данного оборудования является невозможность произвольного изменения памяти оборудования, в соответствии с которой Истец начал изготавливать изделия до даты приоритета Ответчика.

<...>

Указанный довод Истца о невозможности произвольного изменения памяти оборудования, которая подтверждает изготовление спорных изделий до даты приоритета Ответчика, также подтверждается 1) изготовителем указанного оборудования, 2) аккредитованным представительством завода-изготовителя и 3) его официальным дилером ООО «ЭП». Следовательно, довод Истца о начале производства спорных изделий до даты приоритета Ответчика также подтверждается иными незаинтересованными лицами.

В подтверждение довода о дате возникновения права преждепользования и его объеме, о начале производства спорных изделий на оборудовании компании WP Co в 2008 г. и объемах выпуска со ссылками на фотографии памяти оборудования Истец представляет следующие доказательства (прилагаются к иску):

1) Нотариально заверенный перевод «Сертификата для дилера ВП Ко., ЛТД», выданный ООО «ЭП» (ОГРН <...>; ИНН <...>) - официальному дилеру производителя оборудования, предназначенного для выпуска спорных изделий.

2) Фотографии памяти (индикаторов) указанного оборудования, предназначенного для выпуска спорных изделий, свидетельствующие о выпуске спорных изделий до даты приоритета Ответчика (14.11.2012 г.).

Вышеназванные доказательства свидетельствуют о том, что изготовление спорных изделий на специализированном оборудовании начато Истцом до даты приоритета Ответчика.

Согласно представленным доказательствам, на ТПА ND-500 № 180705000499 12.12.2007 года выпуска, приобретенном ООО «ТК» по договору № 11210 от 04.06.2008 г. и введенном в эксплуатацию 30.06.2008 г.:

Изделие «сайдинг Л» начало производиться 07.07.2008г. с временем рабочего полного цикла 126,1 сек., в сутки изготавливалось 685 шт.

То есть спорные изделия изготавливались Истцом до даты приоритета Ответчика.

Память оборудования, в том числе даты ввода данных, данные таймера времени, даты начала производства спорных изделий, произвольно изменить нельзя, что соответствует широко сложившейся практике, используемой всеми производителями оборудования, в том числе изготовителями оборудования, предназначенного для выпуска спорных изделий.

Вышеназванные доказательства, в том числе подтверждающие невозможность изменения памяти оборудования, также свидетельствуют о начале производства Истцом спорных изделий до даты приоритета Ответчика, то есть до 14.11.2012 г.

В обоснование права преждепользования Истец также ссылается на следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения настоящего спора.

В целях подтверждения права преждепользования Истцом был направлен запрос в аккредитованное представительство АО ВП (Россия и СНГ), ИНН <...>, адрес: <...>. В ответ на данный запрос аккредитованное представительство АО ВП (Россия и СНГ) дополнительно представило «Заверения аккредитованного представительства АО ВП» (прилагаются к иску), подтверждающие выпуск Истцом спорных изделий до даты приоритета Ответчика, а именно заверило о следующем:

1. Таймер времени оборудования (термопластавтомата) запускается на заводе-изготовителе (WP Co., LTD) соответствующими специалистами-технологами WP Co., LTD.

2. Даты ввода данных, данные и иная информация памяти оборудования устанавливаются автоматически в режиме реального времени, доступ к изменению этой информации блокирован изготовителем и изменить ее категорически нельзя. Указанное заявление соответствует политике завода-изготовителя, блокировка возможности изменения данных и даты их ввода, запрет на изменение памяти оборудования используются и широко применяются всеми крупными производителями оборудования и машин, в том числе WP Co., LTD.

3. ООО «ЭП» (ОГРН <...>; ИНН <...>) является официальным сертифицированным дилером (представителем) WP Co., LTD (ВП) на территории Российской Федерации.

4. ООО «ЭП» было проведено освидетельствование и диагностические работы термопластавтоматов, изготовленных WP Co., LTD (ВП).

5. При изучении оборудования и его технологической памяти было доподлинно уставлено, что на термопластавтомате ND-500 №180705000499 12.12.2007 года выпуска, приобретенном ООО «ТК» по договору №11210 от 04.06.2008 г. и введенном в эксплуатацию 30.06.2008 г.: 5.1. Выпуск изделия «сайдинг Л» (согласно памяти оборудования - L) начался 07.07.2008г. со временем рабочего полного цикла 126,1 сек., в сутки изготавливалось 685 шт. То есть спорные изделия начали изготавливаться Истцом до даты приоритета Ответчика. 5.2. Выпуск изделия «угол сайдинга Л» (согласно памяти оборудования - UL) начался 01.07.2008 г. со временем рабочего полного цикла 48,2 сек., в сутки изготавливалось 1792 шт. 5.3. Выпуск изделия «угол сайдинга фигурный» (согласно памяти оборудования - UF) начался 10.07.2008 г. со временем рабочего полного цикла 48,2 сек., в сутки изготавливается 1792 шт.

6. При изучении оборудования и его технологической памяти было доподлинно уставлено, что на термопластавтомате NE 480 №120504800559 22.08.2005 года выпуска: 6.1. Выпуск изделия «угол сайдинга фигурный» (согласно памяти оборудования - UF) начался 07.08.2006 г. со временем рабочего полного цикла 50,0 сек., в сутки изготавливалось 1728 шт.

7. Поставщик оборудования - ООО «АК» (ОГРН <...>; ИНН <...>) в период с 2006 г. по 2014 г. являлось официальным дилером (представителем) WP Co., LTD (ВП) на территории Российской Федерации.

8. 16 июня 2008 г. (до даты приоритета Ответчика) в рамках договора поставки, заключенным между Истцом и официальным дилером производителя, были проведены приемные испытания оборудования, осуществлен выпуск нижеуказанных контрольных образцов изделий, которые были опломбированы надлежащим образом, в том числе: 8.1. Сайдинг Л (L). 8.2. Угол сайдинга Л (UL). 8.3. Угол сайдинга фигурный (Ф) (UF).

9. Дата приемных испытаний, выпуска, опломбирования, утверждения и подписания вышеуказанных контрольных образцов 16.06.2008 г.То есть даты приоритета Ответчика.

Таким образом, в том числе и аккредитованное представительство завода-изготовителя, подтвердило выпуск спорных изделий Истцом до даты приоритета Ответчика и невозможность изменения памяти оборудования. В свою очередь, память оборудования, которая устанавливается заводом – изготовителем, которую нельзя изменить произвольно, подтверждает доводы Истца о праве преждепользования (изготовление контрольных образцов изделий) и объеме такого использования.

<...>

В отношении вышеуказанных доказательств необходимо особо подчеркнуть следующее. Для крупной международной компании, каковой является WP Co., LTD (ВП), деловая репутация имеет огромную ценность и важное значение. Поэтому подтверждение, исходящее от международной компании такого уровня, заслуживает безусловного доверия. Кроме того, нужно учитывать, что вышеназванные данные, свидетельствующие о наличии права преждепользования и объеме такого пользования, также подтверждаются ООО «ЭП», официальным сертифицированным дилером, и аккредитованным представительством АО ВП (Россия и СНГ). В качестве обоснования вышеназванного довода Истца, подтверждающего международный статус завода-изготовителя, к настоящему иску прилагается «Информация о заводе-изготовителе оборудования – компании ВП Ко., ЛТД».

Объем преждепользования. Определение объема преждепользования. Определяя объем преждепользования Истца, можно говорить о следующем объеме такого пользования:

365 календарных дней Х (умножается на) 685 (количество изготовленных Истцом изделий в сутки) = (равняется) 250 025 штук в год.

Следовательно, объем преждепользования Истца составляет: 250 025 (Двести пятьдесят тысяч двадцать пять) штук изделий типа сайдинг «Л» в год.

<...>

Право преждепользования Истца также подтверждается следующими обстоятельствами.

16 июня 2008 г., до даты приоритета Ответчика (14.11.2012 г.), при исполнении вышеназванного договора о покупке оборудования были осуществлены приемные испытания оборудования, предназначенного для выпуска спорных изделий, а также изготовлены контрольные образцы изделий, которые были скреплены пломбами, заверенными подписями и печатями ООО «АК» и Истца.

До даты приоритета Ответчика (14.11.2012 г.), 16 июня 2008 г., был осуществлен выпуск контрольных образцов спорных изделий, а именно:

1) Сайдинг Л (L). 2) Угол сайдинга Л. (UL). 3) Угол сайдинга фигурный (Ф) (UF).

Фотографии контрольных образцов изделий от 16.06.2008 г., в том числе сайдинга«Л», которые опломбированы, скреплены печатями и подписями, прилагаются к настоящему иску.

Таким образом, указанные доказательства свидетельствуют о создании Истцом независимо от Ответчика тождественного решения, добросовестного использования им этого решения до даты приоритета Ответчика и совершения Истцом приготовлений к такому использованию до даты приоритета Ответчика.

Из вышесказанного можно констатировать следующее. По мнению Истца, им доказано выполнение и иных условий, определенных ст. 1361 ГК РФ, а именно:

1) Использование (выпуск контрольных образцов изделий, фото памяти оборудования, подтверждающие изготовление спорных изделий) было начато Истцом и к нему были сделаны необходимые приготовления до даты приоритета Ответчика (14.11.2012 г.).

2) Использование и необходимые приготовления к такому использованию были добросовестными со стороны Истца (ТУ 2008 и др.).

3) Используемое тождественное решение было создано Истцом независимо от запатентованного решения Ответчика.

На основании фотографий контрольных образцов изделий от 16 июня 2008 г. можно констатировать следующее.

Изображенные на этих фото изделия, в том числе сайдинга «Л», имеют сходное назначение с промышленным образцом Ответчика. Изделие Ответчика, в котором содержится промышленный образец (патент № 00000), производят такое же общее впечатление на любого потребителя, как и изделия Истца, в которых содержится промышленный образец Ответчика, изображенные на фотографиях контрольных образцов изделий от 16 июня 2008 г.

<...>

Таким образом, доводы Истца о праве преждепользования также подтверждаются указанными доказательствами.

Истец является добросовестным отечественным производителем пластмассовых изделий, в том числе спорных изделий, защищенных патентом № 00000, а также реализует указанные изделия в оптовой и розничной форме.

По мнению Истца, подтверждают факт использования тождественных решений Истцом, претендующим на право преждепользования, в своих изделиях до даты приоритета Ответчика, также следующие обстоятельства:

1) До даты приоритета Ответчика, 06 мая 2009 года, гражданкой РФ Ч.Л.Н. (далее по тексту – Покупатель 1) с ООО «ТК» была совершена сделка купли-продажи изделий (далее по тексту также – Товар), в числе которых были и спорные изделия, в отношении которых Истцом доказывается право преждепользования, а именно: 1.1. Сайдинг «Л». 1.2. Угол наружный Ф. 01 октября 2015 г. Покупатель 1 обратилась с письменным заявлением к ООО «ТК» с просьбой изыскать возможность частичного возврата купленного ею товара, а именно: сайдинг «Л» в количестве 20 штук и «угол наружный Ф» в количестве 10 штук, с приложением товарной накладной.

2) До даты приоритета Ответчика, 09 июня 2011 года, гражданином Б.И.А. (далее по тексту – Покупатель 2) с ООО «ТК» была совершена сделка купли-продажи товара, в числе которого были спорные изделия: Сайдинг «Л». 25 августа 2015 года Покупатель 2 обратился с письменным заявлением к ООО «ТК» с просьбой произвести обмен изделий сайдинг «Л» в количестве 20 штук и «угол Л» в количестве 10 штук на изделия сайдинг AS в количестве 30 штук, с приложением товарной накладной и кассового чека.

3) До даты приоритета Ответчика, 09 июля 2008 года, гражданином Т.Ю.А. (далее по тексту – Покупатель 3) с ООО «ТК» была совершена сделка купли-продажи товара, в числе которого имелись изделия «Угол наружный Л». 20 октября 2015 года Покупатель 3 обратился с письменным заявлением к ООО «ТК» с просьбой обменять изделия: сайдинг «ДК» в количестве 20 штук, «угол наружный Т» в количестве 20 штук и «угол наружный Л» в количестве 10 штук на изделия Истца «сайдинг ЩД» в количестве 50 штук, с приложением к заявлению товарной накладной.

Истец заявления Покупателя 1, Покупателя 2 и Покупателя 3 удовлетворил.

26 ноября 2015 года в присутствии нотариуса был осуществлен возврат товара покупателями и прием указанного товара Истцом, передача покупателями первичных учетных и платежных документов, подтверждающих приобретение товара покупателями у Истца. Кроме того, было произведено фотографирование возвращаемого товара и составлены Акты о возврате товара покупателями, подлинность подписей покупателей и Истца в них засвидетельствована нотариусом.

<...>

Таким образом, Покупатели приобрели товары Истца, в том числе спорные изделия, защищенные патентом № 00000 задолго до даты приоритета Ответчика, что свидетельствует о том, что указанные спорные изделия были введены в гражданский оборот Истцом задолго до даты приоритета Ответчика. Истец открыто и добросовестно занимается изготовлением и распространением изделий, защищенных патентом № 00000.

В качестве обоснования вышеуказанных обстоятельств, подтверждающих право преждепользования Истца, к настоящему иску прилагаются:

1. Нотариально заверенный документ № 1, содержащий заявление покупателя 1, копию паспорта покупателя 1, фотографии упаковок и ранее приобретенных покупателем 1 изделий, непосредственно акт о возврате товара покупателем 1, первичные учетные и платежные документы, представленные покупателем 1, а также кассовый Z-отчет. Указанный нотариальный документ № 1 заверен подписями Истца и покупателя 1, а также удостоверен в нотариальном порядке.

2. Нотариально заверенный документ № 2, содержащий заявление покупателя 2, копию паспорта покупателя 2, фотографии упаковок и ранее приобретенных покупателем 2 изделий, непосредственно акт о возврате товара покупателем 2, первичные учетные и платежные документы, представленные покупателем 2, а также кассовый Z-отчет. Указанный нотариальный документ № 2 заверен подписями Истца и покупателя 2, а также удостоверен в нотариальном порядке.

3. Нотариально заверенный документ № 3, содержащий заявление покупателя 3, копию паспорта покупателя 3, фотографии упаковок и ранее приобретенных покупателем 3 изделий, непосредственно акт о возврате товара покупателем 3, первичные учетные и платежные документы, представленные покупателем 3, а также кассовый Z-отчет. Указанный нотариальный документ № 3 заверен подписями Истца и покупателя 3, а также удостоверен в нотариальном порядке.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств и представленных Истцом доказательств (в том числе нотариально заверенных документов № 1, 2, 3), можно констатировать следующее.

До даты приоритета Ответчика (14.11.2012г.) Истец выпускал изделия, защищенные патентом № 00000. Истец посредством изготовления изделий, предложения их продаже ввел в гражданский оборот изделия, в котором использован промышленный образец Ответчика, до даты приоритета Ответчика.

До даты приоритета Ответчика Истец добросовестно использовал на территории Российской Федерации созданное независимо от Ответчика тождественное решение и сделал необходимые к этому приготовления. Следовательно, Истец должен сохранить право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования на промышленный образец, защищенный патентом № 00000).

Как полагает Истец, его право преждепользования также подтверждается следующими обстоятельствами и нижеуказанными доказательствами, обосновывающими требования Истца.

До даты приоритета Ответчика Истцом были созданы необходимые пресс-формы, предназначенные для выпуска спорных изделий, в которых содержится тождественное решение, что свидетельствует о независимом создании и добросовестном использовании тождественного решения, совершении Истцом необходимых приготовлений к такому использованию.

До даты приоритета Ответчика Истец изготавливал спорные изделия, используя одну и ту же пресс-форму «Сайдинг Л», посредством которых изготавливались спорные изделия как до даты приоритета, так и после даты приоритета Ответчика. Очевидно, что невозможно изготовить спорные изделия посредством иных пресс-форм, так как использование другой пресс-формы означает выпуск иного изделия.

<...>

По мнению Истца, подтверждаемого специалистами, пресс-формы для литья пластмасс под давлением на термопластавтоматах – сложное и дорогостоящее технологическое устройство для получения изделий из пластмасс.

Как полагает Истец, наличие у него пресс-форм «Сайдинг Л», предназначенных для изготовления спорных изделий, содержащих все существенные признаки промышленного образца Ответчика (патент № 00000) также является подтверждением его права преждепользования, возникшим до даты приоритета Ответчика.

Приобретение и использование Истцом специальной пресс-формы «Сайдинг Л», предназначенной для изготовления спорных изделий, произошло до даты приоритета Ответчика.

В подтверждение права преждепользования Истец представляет нижеуказанные доказательства (прилагаются к иску), которые относятся к пресс-форме «Сайдинг Л», предназначенной для выпуска спорных изделий до даты приоритета Ответчика, что свидетельствуют о добросовестном использовании тождественного решения и необходимых приготовлениях к такому использованию Истцом до даты приоритета Ответчика, в том числе:

1) Выписка из баланса ЗАО «Т» на 01.01.2003 г., в соответствии с которой на 01 января 2003 г. основные средства в виде пресс-формы «Сайдинг Л», предназначенной для изготовления спорных изделий, принадлежали ЗАО «Т».

2) Выписка из баланса ООО «ТК» на 01.01.2005 г., в соответствии с которой на 01 января 2005 г. основные средства в виде пресс-формы «Сайдинг Л», предназначенной для изготовления спорных изделий, принадлежали Истцу.

3) Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от 01 ноября 2004 г., в котором поименована пресс-форма «Сайдинг Л», предназначенная для производства спорных изделий. В соответствии с указанным актом пресс-форма, предназначенная для производства спорных изделий, передана Истцу (ООО «ТК») 01 ноября 2004 г.

4) Выписка из баланса Истца на 01.01.2014 г., в соответствии с которой основные средства ООО «ТК» в виде пресс-формы «Сайдинг Л», предназначенной для производства спорных изделий, состоят на балансе Истца.

В обоснование права преждепользования Истец также прилагает к настоящему иску судебные акты по делу № А40-65873/08, возникшему из спора между Истцом и ООО «МС» о возврате пресс-форм, которые предназначены для производства спорных изделий, и которые использованы Истцом до даты приоритета Ответчика, а именно: 1) Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2008 г. по делу № А40-<...>/08, в соответствии с которым подтверждается наличие у Истца пресс-форм, в том числе пресс-формы, посредством которой изготавливались спорные изделия до даты приоритета Ответчика (14.11.2012 г.). 2) Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.05.2009 по вышеназванному делу, согласно которому установлен факт наличия у Истца пресс-форм, в том числе пресс-формы, предназначенной для изготовления спорных изделий до даты приоритета Ответчика (14.11.2012 г.).

Истец в обоснование права преждепользования также представляет Приложение № 1 к договору № ТЗ/021 от 11.02.2007 г., заключенному между ООО «МС» и Истцом (прилагается к иску, имеется в материалах вышеназванного дела).

Согласно указанному приложению, изображения спорных изделий тождественны изображениям изделий Ответчика, защищенных патентом № 00000.

<...>

Данный довод Истца также подтверждается «Заключением о тождественности изделий, изображенных в документах» (прилагается к иску). Указанное заключение является, в том числе результатом исследования изображений изделий Истца, размещенных в: 1) Приложении № 1 к договору № ТЗ/021 от 11.02.2007; 2) Протоколе согласования цены от 19.03.2008 г.; 3) Протоколе согласования цены от 01.08.2008 (Приложения 1, 2 к договору поставки №ТЗ/081-2 от 19 марта 2008 г., заключенном между ООО «ТК» и ООО «У88»).

Нижеуказанные доказательства также подтверждают довод Истца о том, что он до даты приоритета Ответчика добросовестно использовал на территории Российской Федерации, созданное независимо от Ответчика, тождественное решение. Добросовестное использование Истцом тождественного решения посредством изготовления и поставки изделий, содержащих тождественное решение, подтверждаются следующими доказательствами (прилагаются к иску), а именно:

1) Договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., заключенный между Истцом и ООО «У88», и приложение № 1 к указанному договору, в котором отражены поставляемые Истцом изделия, изображения которых соответствуют изображениям изделий Ответчика, защищенных патентом № 00000.

2) Протокол согласования цены от 19.03.2008 г. (Приложение № 1 к договору поставки №ТЗ/081-2 от 19 марта 2008 г. между ООО «ТК» и ООО «У88»), в котором содержатся как наименования, так и изображения изделий Истца. В указанном документе содержатся сведения, определяющие внешний вид изделий.

3) Протокол согласования цены от 01.08.2008 (Приложение № 2 к договору поставки №ТЗ/081-2 от 01 августа 2008 г. между ООО «ТК» и ООО «У88»), в котором содержатся как наименования, так и изображения изделий Истца. В указанном документе также содержатся сведения, определяющие внешний вид изделий.

4) Товарные накладные, подтверждающие факт поставки изделий ООО «У88» в 2008 г. и фактическое исполнение указанного договора, в том числе: № 000629 от 24.04.2008 г., № 000630 от 24.04.2008 г., № 000645 от 25.04.2008 г., № 000804 от 19.05.2008 г., № 001098 от 23.06.2008 г., № 001496 от 12.08.2008 г., № 001633 от 18.09.2008 г., № 001806 от 20.11.2008 г., № 001884 от 25.12.2008 г., № 001891 от 29.12.2008 г.

5) Платежные поручения, подтверждающие факт оплаты изделий ООО «У88» в 2008 г. и фактическое исполнение договора поставки изделий, защищенных патентом № 00000, включая: № 1 от 25.04.2008 г., № 2 от 25.04.2008 г., № 4 от 25.04.2005 г., № 14 от 15.05.2008 г., № 22 от 16.06.2008 г., № 43 от 11.08.2008г., № 56 от 18.09.2008 г., № 77 от 19.11.2008г., № 91 от 24.12.2008 г., № 93 от 29.12.2008 г.

6) Счета, выставленные Истцом покупателю - ООО «У88» за поставку спорных изделий, в том числе: № 001455 от 24.04.08, № 001456 от 24.04.08, № 001457 от 24.04.08, № 001545 от 14.05.08, № 001705 от 14.06.08, № 001974 от 06.08.08, № 002075 от 17.09.08, № 002184 от 19.11.08, № 002241 от 24.12.08, № 002247 от 29.12.08 г.

Истцом сделаны все необходимые приготовления к использованию промышленного образца, защищенного патентом № 00000. Данный довод Истца подтверждаются нижеуказанными обстоятельствами и прилагаемыми к иску доказательствами, обосновывающими право преждепользования Истца.

<...>

До даты приоритета Ответчика Истцом изготовлены изделия, защищенные патентом №00000, сделаны необходимые приготовления к добросовестному использованию посредством предложения к продаже этих изделий. Указанный довод Истца подтверждается следующими доказательствами:

1. Рекламной печатной продукцией, содержащей изображения изделий Истца, датированной 2008 г., в которых содержится тождественное решение, защищенное патентом № 00000. Следовательно, Истец до даты приоритета Ответчика предлагал к продаже спорные изделия, содержащие промышленный образец Ответчика. Указанные обстоятельства имели место до даты приоритета Ответчика. Необходимо заметить, что в указанных документах содержатся сведения, определяющие внешний вид спорных изделий, тождественность которых подтверждена нижеуказанным заключением.

2. Платежные поручения № 164 от 29.02.2008 г., № 339 от 22.04.2008 г., подтверждающие изготовление рекламной печатной продукции, содержащей изображения изделий Истца, в том числе спорных изделий, защищенных патентом № 00000.

3. Товарные накладные № 108 от 25.03.2008 г., № 215 от 13.05.2008 г., подтверждающие факты приобретения Истцом рекламной печатной продукции, содержащей изображения изделий Истца, в том числе изделий, содержащих промышленный образец Ответчика.

Истец в обоснование права преждепользования заказал проведение исследования независимым специалистом. Предметом исследования являлся сопоставительный анализ изображений, размещенных на документах и на печатной (рекламной) продукции Истца, изготовленной до даты приоритета Ответчика, и изображений изделий (фото), размещенных на документах и на сайте Истца, сопоставительный анализ изделий типа облицовочных лицевых и угловых панелей для зданий, представленных в документах.

Доктором технических наук, профессором кафедры «Полимерное машиностроение» Университета машиностроения К.Ю.В. проведено исследование, результаты которого изложены в «Заключении о тождественности изделий, изображенных в документах» (прилагается к иску). Согласно данному заключению, изображения изделий Истца, размещенные на документах и на рекламной продукции, изготовленной до даты приоритета Ответчика, и изображения (фото) спорных изделий, размещенных на документах и на сайте Истца, тождественны.

<...>

Исходя из вышеназванных доказательств, оценивая каждое доказательство по отдельности, а также их взаимную связь и совокупность, следует, что Истец до даты приоритета Ответчика добросовестно использовал тождественное решение, защищенное патентом № 00000, в спорных изделиях и сделал все необходимые приготовления к такому использованию в виде изготовления изделий и предложения изделий к продаже.

Таким образом, на основании изложенного и прилагаемых к настоящему иску доказательств, руководствуясь ст. ст. 1345, 1352, 1354, 1358, 1361 ГК РФ, можно прийти к следующим выводам.

До даты приоритета Ответчика Истец добросовестно использовал на территории Российской Федерации, созданное независимо от Ответчика, решение, тождественное промышленному образцу Ответчика, защищенному патентом № 00000, и сделал все необходимые приготовления к его использованию.

До даты приоритета Ответчика Истец приобрел пресс-формы, посредством которых (одни и те же пресс-формы) производил спорные изделия, в которых использован промышленный образец Ответчика, защищенный патентом № 00000. Для изготовления спорных изделий Истец использовал те же самые пресс-формы, которые использовались им до даты приоритета Ответчика. Очевидно, что невозможно изготовить изделие посредством других пресс-форм, так как малейшее изменение в пресс-формах означает выпуск иных, отличных от спорных, тождественных изделий.

До даты приоритета Ответчика Истец приобрел необходимое специализированное оборудование, предназначенное для выпуска спорных изделий, защищенных патентом № 00000. Исходя из фиксации памяти оборудования, которую невозможно изменить, их иных доказательств, выпуск спорных изделий начат Истцом до даты приоритета Ответчика.

До даты приоритета Ответчика Истец подготовил и утвердил ТУ 2008 на спорные изделия.

До даты приоритета Ответчика Истец получил Санитарно-эпидемиологическое заключение на тождественные изделия.

До даты приоритета Ответчика Истец самостоятельно изготавливал спорные изделия, защищенные патентом № 00000.

До даты приоритета Ответчика Истец предлагал к продаже изделия, в которых использован промышленный образец Ответчика.

До даты приоритета Ответчика Истец осуществлял продажи и поставки спорных изделий третьим лицам.

До даты приоритета Ответчика Истец сделал необходимые приготовления для долгосрочного использования тождественного решения в промышленных объемах.

До даты приоритета Ответчика Истец создал всю технологическую цепочку, начиная от покупки специализированного оборудования, создания специальных пресс-форм для изготовления изделий, разработки и утверждения ТУ 2008 г., получения Санитарно-эпидемиологического заключения, выпуска контрольных образцов изделий, предложения к продаже изделий, заканчивая изготовлением готовых изделий и продажей покупателям и потребителям изделий, в которых использован промышленный образец Ответчика, защищенный патентом № 00000.

До даты приоритета Ответчика Истец использовал на собственном конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту № 00000 решение в технологической стадии, определил порядок осуществления такого использования, а также успешно реализовал введение в гражданский оборот изделий, в которых использован патент №00000. Указанный вывод Истца соответствует разъяснениям, изложенными в вышеуказанном Обзоре.

<...>

Как обоснованно полагает Истец, признание права преждепользования Истца в качестве основания ограничения исключительных прав и использование объекта без санкции Ответчика является обоснованным, обусловленным в том числе одновременным соблюдением Преждепользователем названных в статье 1361 ГК РФ условий.

Необходимо особо отметить следующее, обратив внимание суда на нижеуказанные нормы права и разъяснения вышестоящей судебной инстанции.

Из смысла п. 3 ст. 10 ГК РФ, п. 1 ст. 1361 ГК РФ следует, что содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность использовать тождественный запатентованному объект, несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями.

Добросовестное использование Истцом спорного промышленного образца в своей деятельности и, соответственно, наличие у Истца права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право. Аналогичный вывод изложен в п. 30 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1248, 1345, 1349, 1352, 1354, 1358, 1361, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 27, 28, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Признать за обществом с ограниченной ответственностью «ТК» право преждепользования на тождественное решение, защищенное патентом № 00000 на промышленный образец «Панель облицовочная» с установленной датой приоритета от 14 ноября 2012 года, используемое обществом с ограниченной ответственностью «ТК» при изготовлении и реализации изделий «Панель фасадного сайдинга «Л» и иных тождественных ему по внешнему виду изделий, в которых использован промышленный образец, защищенный патентом №00000 на промышленный образец «Панель облицовочная».

2. Установить объем преждепользования для производства изделий «Панель фасадного сайдинга «Л» и иных тождественных ему по внешнему виду изделий, в которых использован промышленный образец, защищенный патентом № 00000 на промышленный образец «Панель облицовочная», в размере, не превышающим 250 025 (Двести пятьдесят тысяч двадцать пять) штук в год.

Приложения:
1. <...>
2. <...>

Представитель истца - ООО «ТК» ______________ /Павлов С.В./ (по доверенности, прилагается)

Прочитано 1084 раз

Похожие материалы (по тегу)

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!