ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация
  • Вопрос юристу по патентным правам


    Добрый день!

    Наша компания на протяжении 20 лет занимается производством и реализацией изделий из пластмассы, керамики и т.п. Имеем множество патентов, за это время ни от кого-либо никаких претензий или исков о незаконном использовании патентов не получали. Однако пару месяцев назад мы получили письмо от одного из наших конкурентов, так называемую претензию о незаконном использование его патентов на полезные модели и промышленный образцы. В этом письме наш конкурент заявляет о том, что наша компания незаконно использует патенты на промышленные образцы и полезные модели, которые якобы принадлежат им. В этой претензии говорится о том, что мы нарушаем их исключительные права на полезные модели и промышленные образцы. Также требуют прекратить незаконное использование промышленных образцов и полезных моделей в выпускаемых нами изделиях. Однако в этой претензии нет никаких доказательств, просто голословные утверждения. В самой претензии указаны различные приложения (разные патенты, заключение эксперта и др.), но мы, кроме претензии, ничего не получали. Также в претензии требуют прекратить незаконное использование полезных моделей и промышленных образцов, добровольно выплатить им компенсацию, заключить с ними лицензионные договоры на законное использование их патентов. Они угрожают, что подадут иск в суд о незаконном использовании патентов и о выплате им компенсации за такое незаконное использование.

    Разве правильно и по закону направлять претензию о незаконном использовании патентов без приложений? Что нам делать в этой ситуации, надо ли отвечать на эту претензию? Если подадут иск, как они пишут о незаконном использовании, то что нам делать. Какие особенности рассмотрения исков о незаконном использовании патентов на полезные модели, промышленные образцы, изобретения? Должны ли мы прекратить использование патентов, если мы считаем, что ничьих прав мы не нарушаем? Как нам лучше подготовиться к суду, если на нас подадут такой иск о незаконном использовании патентов? Извините за сумбур, просто мы всегда работали честно, а в претензии нам угрожают, пишут, что взыщут компенсацию за незаконное использование пяти патентов на полезные модели (2 штуки) и промышленные образцы (3 шт.) в общей сумме 25 миллионов рублей (огромная сумма для нас).
    Можно ли дать ответы простым языком, чтобы было понятно. Мы уже обращались к юристу по патентным правам и получили от него ответ, в котором только цитаты на законы. Заранее спасибо.

  • Ответ юриста по патентным правам

    Закон и право действуют – доверьтесь профессионалам: 8 (495) 507-98-07! Главные задачи и цели Юридической Компании «ЮСАКТУМ» - надежная юридическая защита бизнеса в сферах интеллектуальной собственности и информационных технологий, достижение положительного результата посредством эффективного ведения дел по спорам о защите интеллектуальных прав, в том числе по спорам о защите патентных прав. С успешным опытом представительства в арбитражных судах, суде по интеллектуальным правам и ведения дел по патентным и иным спорам о защите интеллектуальных прав можно ознакомиться в рубриках «Основные практики и направления деятельности», «Интеллектуальная собственность», «Наши проекты», перейдя по указанным ссылкам.

    Здравствуйте! Жаль, что к Вашему вопросу не прилагается файл, содержащий претензию о незаконном использовании объектов патентных прав. Постараюсь ответить, как Вы пишете «простым» языком. Однако, в этом и состоит специфика защиты патентных прав, что не всегда возможно все объяснить бытовым языком.

    Конечно, Вы правы, направление претензии, в которой отправитель ссылается на некие документы, указывая их в приложениях, но не прилагая эти документы, нельзя назвать добросовестным поведением. Полагаю, что ваш конкурент то ли пока не уверен полностью в незаконном использовании вами объектов патентных прав, то ли изначально решил не раскрывать своих карт в преддверии возможной подачи иска о незаконном использовании и взыскании компенсации.

    Надо очень внимательно относиться и отслеживать поступающую к вам почтовую корреспонденцию. В вашем примере можно было бы попробовать составить акт вскрытия конверта на почте, попросив удостоверить факт отсутствия документов сотрудниками почты. Как я понимаю, этого не было сделано. Поэтому составьте акт вскрытия конверта, который должны подписать несколько сотрудников вашей организации. Далее отправьте в адрес вашего конкурента письмо, поименованное как «Требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие исключительных прав на … (перечислите те объекты, которые указаны в претензии)». Данное письмо отправьте в форме ценного письма с описью вложения, также приложите акт вскрытия конверта. Кроме того, обратитесь к реестрам промышленных образцов и полезных моделей. Эти реестры находятся в свободном доступе.

    Направьте отправителю ответ на претензию. В данном документе кратко укажите свое несогласие с требованиями, изложенными в претензии о незаконном использовании патентов. Постарайтесь не раскрывать всех имеющихся у вас доказательств. Опять потребуйте представить документы, подтверждающие исключительные права на полезные модели и промышленные образцы, а также доказательства факта нарушения исключительных прав конкурента.

    Скорей всего, вы, как производитель, размещаете выпускаемые товары на собственном сайте. Поэтому потенциальный истец обратится к нотариусу для составления нотариального протокола осмотра веб-сайта. Далее, скорей всего, последует контрольная закупка товаров вашей компании, которая также будет сопровождаться составлением нотариального протокола. Эти действия будут предприняты для сбора доказательственной базы и предъявления в последующем искового заявления о незаконном использовании полезных моделей и промышленных образцов. Кстати, если в полученной Вами претензии нет ссылки на нотариальные протоколы, то попробуйте в ответе на претензию указать на то, что вы выступаете против составления нотариальных протоколов без вашего участия. В случае подачи иска и рассмотрения дела в суде — это может помочь при оспаривании нотариальных протоколов.


    Способы защиты при предъявлении иска о незаконном использовании промышленных образцов и полезных моделей

    Далее о том, что делать, если будет предъявлен иск к вашей компании о незаконном использовании объектов патентных прав (о нарушении исключительных прав на полезные модели и промышленные образцы) и взыскании компенсации.

    По всей видимости, основаниями данного иска, то есть теми обстоятельствами, которые будут указаны в нем, будут следующими. Истец представит свои патенты на полезные модели и промышленные образцы, которые якобы ваша компания использует незаконно. Кроме того, в иске о незаконном использовании будут ссылки на заключение патентного поверенного, в котором будет установлено:

    1. Использование каждого признака полезной модели в товарах вашей компании.

    2. Использование всех существенные признаков или их совокупности опять-таки в изделиях вашей компании.

    Как я уже говорил, скорей всего, будут представлены нотариальные протоколы.


    Учтите, при рассмотрении споров о нарушении патентных прав, в том числе о незаконном использовании и взыскании компенсации, истец должен доказать:

    1. Факт принадлежности ему патентных прав. Доказывается достаточно: предъявляются копии патентов.

    2. Факт нарушения исключительных прав на полезные модели и промышленные образцы. О том, что будет доказательством данного факта я уже говорил выше.

    Насколько я понял, ваша компания достаточно долгое время использует собственные решения при изготовлении изделий. Поэтому, если вы решите использовать право преждепользования, необходимо собрать доказательства того, что ваша организация добросовестно использовала и создала независимо от истца эти тождественные решения до дат приоритетов истца. Замечу, даты приоритетов указаны в патентах. Это называется правом преждепользования, смысл которого заключается в том, что даже при наличии патентов, ваша компания сможет использовать решения истца, но в определенных объемах.

    Придется мне все же сделать ссылку на нормы Гражданского кодекса РФ, а именно на ст. 1361 ГК РФ. Согласно указанной норме, лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

    Добросовестное использование можно доказать, в частности, представив различные договоры. К примеру, этими договорами могут быть договоры поставки, купли-продажи, другие договоры, предметом которых являются ваши изделия. В качестве доказательств не забудьте представить первичные и платежные документы, иные сопутствующие договорам документы.

    Тот факт, что ваша компания сама создала (независимо от патентообладателя и дат приоритетов, которые указаны в патентах) могут быть чертежи, рисунки, эскизы, фото, трудовые договоры, должностные инструкции, технические задания, договоры подряда на разработку этих решений, образцы изделий, регламенты, технические условия, технологические карты, иная техническая документация и т.д. Главное – необходимо представить доказательства того, что ваша организация создала тождественные решения, которые использованы ею в своих изделиях и которые защищены патентами истца, до дат приоритетов истца. Например, в патенте указана дата приоритета: 01 января 2016 г. В этом случае необходимо доказать, что ваша компания создала и использовала тождественные решения до этой даты.

    Дальнейшее развитие событий и способы защиты при рассмотрении иска о незаконном использовании патентов на полезные модели и промышленные образцы зависит от того, что вы выберете. Можно представить возражения, ссылаясь на то, что в ваших изделиях не использованы решения, защищенные патентами истца. В этом случае необходимо представить свое заключение патентного поверенного, из которого бы следовало, что не используются в ваших изделиях тождественные решения. Тогда суд назначит патентоведческую экспертизу, предметом исследования которой как раз и будут вопросы использования в ваших изделиях тождественных решений, которые защищены патентами истца. Даже, если Вы представите свое заключение, в котором будет указано, что в ваших изделиях не использованы патенты истца, суд, безусловно, отдаст приоритет судебной экспертизе.


    Возражения и встречный иск о признании права преждепользования

    Второй вариант. При предъявлении иска о незаконном использовании полезных моделей и промышленных образцов Вы может представить возражения о наличии у вашей компании права преждепользования. Выше я уже говорил о том, что такое право преждепользование.

    Кроме того, ваша компания может, действуя активно, заявить встречный иск о признании права преждепользования. Не забудьте только о том, что, заявляя о праве преждепользования, необходимо представить доказательства использования и создания (независимо от патентообладателя) тождественных решений до даты приоритета, а также доказательства об объеме преждепользования. Дело в том, что, тот объем преждепользования (количество изделий), который Вы достигли (сколько произвели изделий) до даты приоритета, и будет являться тем объемом преждепользования, который ваша компания сможет использовать. Если в решении суда будет установлен объем преждепользования, например, в размере 1 000 изделий в год, значит, ваша компания сможет именно столько изделий производить. Не углубляясь в детали, можно сказать, что объем преждепользования вы можете подтвердить самостоятельно, а можно попробовать подать ходатайство о назначении соответствующей экспертизы (экономической, например).


    Иск о признании права преждепользования и установления объема преждепользования

    Не зная всех обстоятельств дела, рискну также посоветовать следующее.

    Можно попробовать, не дожидаясь подачи иска о незаконном использовании полезных моделей и промышленных образцов, самим подать иск о признании права преждепользования и установления объема преждепользования. В этом случае Вы должны доказать наличие всех тех условий, о которых я рассказал выше. Возможно, если успеете первыми, то предъявление самостоятельного иска о признании права преждепользования будет наилучшим вариантом для вас. Тем самым, можно будет «отсечь» требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав вашего конкурента.

    На этом позволю закончить свои объяснения, не затрагивая способов защиты при предъявлении иска о взыскании компенсации за незаконное использование полезной модели, промышленного образца, изобретения. Вопрос о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав требует отдельных объяснений. Только прошу учесть то, что размеры компенсаций за нарушение исключительных прав могут достигать 5 000 000 рублей. При этом в настоящее время суды взыскивают значительные суммы компенсаций. При необходимости можно ознакомиться с представленным на нашем сайте в сокращенной форме отзывом на иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. В указанном отзыве сокращенно, но достаточно подробно, описаны способы защиты (и методы защиты) при предъявлении иска о нарушении исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.


    Споры о нарушении исключительных прав и о признании права преждепользования

    Споры о нарушении исключительных прав на объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и споры о признании права преждепользования относятся к категории сложных споров. Впрочем, как и все споры, связанные с защитой исключительных прав. Дабы не быть голословным все равно придется обратиться к официальному документу. Высокая сложность вышеуказанных споров в сфере интеллектуальной собственности подтверждена выводами Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенными в Информационном письме от 01 июля 2014 г. № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации».

    Поэтому рекомендую обратиться к юристам по патентным правам нашей компании, которые неоднократно и успешно представляли интересы Клиентов в делах по спорам о нарушении исключительных прав, незаконном использовании патентов и товарных знаков, признании права преждепользования, по иным спорам, связанным с защитой исключительных прав.

    Кстати, на нашем сайте Вы можете ознакомиться с некоторыми процессуальными документами, которые были подготовлены нашими юристами по патентным правам.

    К примеру, на сайте представлен в сокращенной форме встречный иск о признании права преждепользования и установления объема преждепользования.

    Вы также можете ознакомиться с сокращенным вариантом иска о признании права преждепользования и установлении объема преждепользования.

    Касаясь вопроса о взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, рекомендуем Вам посмотреть отзыв на иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

    Кроме того, на нашем сайте, используя поиск, Вы можете найти и иные документы, которые могут быть полезны Вам при разрешении различных арбитражных споров, в том числе споров по патентным правам, о нарушении исключительных прав, о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных прав, иных споров в сфере интеллектуальной собственности.

    В целях эффективного представительства Ваших прав и законных интересов, для успешного разрешения «интеллектуальных» споров, в том числе споров о незаконном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака; споров о взыскании компенсации или убытков за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; доменных споров; споров по авторскому праву; споров о защите исключительных прав; иных споров в сфере интеллектуальной собственности, обращайтесь к юристам по интеллектуальной собственности нашей компании: + 7 (495) 507-98-07

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!