ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Решение о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

Ниже представлено решение арбитражного суда о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Нашим юристам и адвокатам по интеллектуальной собственности удалось снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав (незаконное использование товарного знака) с 5 000 000 руб. до 50 000 руб. Таким образом, результатом данного спора явилось снижение размера компенсации за незаконное использование товарного знака в 100 раз.

Категория спора. Арбитражные споры о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак; споры о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Обстоятельства дела. По иску о взыскании компенсации за незаконное использование товарным знаком товарного знака истцом и правообладателем выступала транснациональная корпорация с многомиллиардным оборотом. Иск был заявлен правообладателем на основании вступившего в законную силу решения суда о нарушении исключительных прав на товарный знак. Предметом иска являлось требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей (максимальный размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и за незаконное использование товарного знака).

Сложность спора. Ранее арбитражным судом установлено нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак. К сожалению, в ранее рассмотренном деле о нарушении исключительных прав на товарный знак наши адвокаты и юристы по интеллектуальной собственности не представляли интересы Клиента в арбитражном суде. Как считают юристы и адвокаты по спорам в сфере интеллектуальной собственности, первоначальный спор о нарушении исключительных прав на товарный знак также мог быть разрешен в пользу нашего Клиента. В ранее рассмотренном деле о нарушении исключительных прав на товарный знак необходимо было основывать свои возражения на факте введения товаров в гражданский оборот на территории РФ с согласия правообладателя, чего не было сделано.

Напомним, при установлении факта нарушения исключительных прав и последующем взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак (компенсации за незаконное использование товарного знака), правообладатель не обязан доказывать размер убытков, причиненных нарушением его исключительных прав на товарный знак. Главное, доказанность факта нарушения исключительных прав на товарный знак. Наличие уже вступившего в законную силу решения суда о нарушении исключительных прав на товарный знак значительно осложняло дело.

Результат рассмотрения спора. В результате успешного представительства, в том числе посредством подготовленного нашими арбитражными юристами и адвокатами по интеллектуальной собственности отзыва на исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, удалось значительно снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Нашим адвокатам и юристам по интеллектуальной собственности удалось существенно уменьшить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Размер заявленной правообладателем ко взысканию компенсации за незаконное использование товарного знака был снижен арбитражным судом с 5 000 000 рублей до 50 000 рублей.

Для успешного разрешения споров по интеллектуальной собственности, в том числе споров об уменьшении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, патентных споров, споров о праве преждепользования, споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности, иных споров о защите интеллектуальной собственности, обращайтесь к адвокатам и юристам по интеллектуальной собственности нашей компании.

Звоните: + 7 (495) 507-98-07

именем Российской Федерации

Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова,
д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

15 апреля 2016 года

Дело №А41-106856/15


Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2016 года
Полный текст решения изготовлен 15 апреля 2016 года


Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующей судьи Худгарян М.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Духаниным И.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
С-ГП
к ООО "ВКС"
о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака
при участии в судебном заседании
от истца – Павлов С.В., Костин С.В.
от ответчика – Б.Я.М.

УСТАНОВИЛ:


С-ГП обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к ООО "ВКС" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака РАМ GLOBAL в размере 5 000 000 рублей, расходов по оплате госпошлины в размере 48 000 рублей.


В обосновании иска истец сослался на то, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак РАМ GLOBAL, осуществляя ввоз товаров, обозначенных данных товарным знаком с 2013 года, а также в крупном объёме на сумму более 100 000 евро. Истец считает возможным взыскать с ответчика компенсацию в максимальном размере.


В судебном заседании обеспечена явка представителей сторон.


Ответчик по исковым требованиям возражал по основаниям, изложенным в отзыве, просил снизить размер компенсации до 10 000 руб.


Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, выслушав представителей сторон, суд находит иск подлежащим удовлетворению частично, а именно в размере 50 000 руб. 00 коп. в связи со следующим.


Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Московской области от 22 октября 2015 года по делу № А41-50028/15 (т. 1 л. д. 45-46) ООО "ВКС" запрещено использование торгового знака PAM GLOBAL по международной регистрации № 751147 путем ввоза и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком PAM GLOBAL по международной регистрации № 751147, также с ООО "ВКС" взысканы в пользу С-ГП расходы по госпошлине в сумме 6 000 руб.


В рамках указанного дела установлено, что С-ГП обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ВКС» (ИНН …) о запрете использования товарного знака PAM GLOBAL по международной регистрации № 751147 путем ввоза и иного введения в международный оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком PAM GLOBAL по международной регистрации № 751147. С-ГП является правообладателем товарного знака PAM GLOBAL по международной регистрации № 751147. Письмом от 03.07.2015 г. Смоленская таможня уведомила ООО «З-З» о том, что 02.07.2015 таможней принято решение о приостановлении выпуска товара «Фитинги литые из нековкого чугуна для труб, предназначены для установки в системах трубопроводов безраструбной канализации и ливнестоков», изготовитель: SAINT-GOBAIN HES GMBH, Германия, товарный знак: «PAM GLOBAL» различных артикулов, в общем количестве: 2904 шт.», заявленного в ДТ № 10113072/300615/0002194 ООО «ВКС» ИНН … по процедуре выпуска для внутреннего потребления. ООО «ВКС» не включено в перечень лицензиатов/уполномоченных импортеров, доведенных до таможенных органов письмом ФТС России № 14-40/19533 от 23.04.2015г. В порядке ст. 65 АПК РФ ответчик не представил разрешение правообладателя на использование товарного знака PAM GLOBAL при ввозе товаров на территорию Российской Федерации. На основании изложенного, арбитражный суд не принял доводы ответчика со ссылкой на приобретение товара у официального представителя SAINT-GOBAIN в ФРГ на основании контракта, заключенного ранее Письма ФТС РФ от 23 апреля 2015 г. При указанных обстоятельствах, суд пришёл к выводу, что использование ООО «ВКС» товарного знака истца без его согласия является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.


В рамках настоящего дела №А41-106856/15 истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование ответчиком товарного знака РАМ GLOBAL в размере 5 000 000 рублей.


Ответчик просит суд снизить размер компенсации до 10 000 руб., с учетом наличия оснований для снижения предъявленной истцом к взысканию компенсации, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 Постановления от 26.03.2009 №5/29.


Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).


Согласно части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исходя из положений части 2 статьи 1484 ГК РФ, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, является формой использования товарного знака при введении в гражданский оборот на территории России.


При этом статья 1487 ГК РФ содержит ограничение прав правообладателя товарного знака, вытекающих из его регистрации, которое заключается в указании на то, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Исходя из приведенных выше положений ГК РФ в их системной взаимосвязи, использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем или без его согласия является нарушением исключительного права на товарный знак, которое может быть пресечено при помощи предусмотренных гражданским законодательством способов судебной защиты.


Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.


Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. В постановлении от 20.11.2012 г. №8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.


Исходя из изложенного, компенсация является одним из способов защиты исключительных прав наряду с иными, предусмотренными ГК РФ способами, и подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом характер деятельности нарушителя, при осуществлении которой неправомерно были использованы чужие товарные знаки, не имеет правового значения для удовлетворения требования о взыскании компенсации и должен учитываться при определении размера такой компенсации.


Факт правонарушения доказан материалами дела.


При этом истец не доказал многократность правонарушения. Доводы истца о продолжительном характере правонарушений ответчиком в периоде с 2013 года, носят предположительным характер.


Из пояснений сторон следует, что товар, являющийся предметом рассмотрения по делу №А41-106856/15, не является контрафактным.


После приостановления выпуска товара Смоленской таможней ответчик обращался к истцу через представителя ООО «З-З» с письмом, направленным на сотрудничество с истцом, оказания содействия в получении разового разрешения на ввоз спорной партии товара (т. 2 л. д 30). Ответ со стороны истца получен не был.


Также ответчик обращался к истцу за содействием в урегулировании спора мирным путём (т. 2 л.д. 33-35). Ответ также получен не был.


Кроме того, ответчик просил истца рассмотреть вопрос о включении ООО "ВКС" в список авторизованных импортёров товаров РАМ GLOBAL на территории РФ.


Ответчик просил разрешения у истца на разовый ввоз товара на территорию РФ, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед клиентами и не срывать поставки. Ответ на данное обращение ответчиком получен не был.


Товар ответчиком не реализован.


Вместе с тем по истечении значительного времени после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Московской области от 22 октября 2015 года по делу № А41-50028/15, устанавливающего факт правонарушения, истец обратился в суд за взысканием максимальной компенсации за нарушение своего права.


При этом целью обращения в суд является восстановление нарушенного права.


Суд также принимает во внимание имущественное положение ответчика с учётом представленных материалов дела.


Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 г. №8953/12, размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что его имущественное положение должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности (товарный знак) использовался правомерно.


Суд не считает справедливым взыскание с ответчика максимальной компенсации, поскольку данный объем компенсации будет несоразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и не будет направлен на восстановление нарушенного права.


Истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.


Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.


Таким образом, Арбитражный суд Московской области исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения считает необходимым уменьшить размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца до 50 000 руб., поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования товарного знака ответчиком, а именно: наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков ответчиком, отток в этой связи значительной части потребителей товара, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца, а также не представлено доказательств, свидетельствующих о продолжительности периода реализации ответчиком товарного знака РАМ GLOBAL.


Госпошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенного требования.


Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд


РЕШИЛ:


Иск удовлетворить частично.


Взыскать с ООО "ВКС" в пользу С-ГП компенсацию за незаконное использование товарного знака РАМ GLOBAL в размере 50 000 руб. 00 коп., расходы по госпошлине в размере 480 руб. 00 коп.


В остальной части иска отказать.


Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Судья

М.А. Худгарян

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!