ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Решение о взыскании убытков за незаконное использование патента на полезную модель и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

Ниже представлено решение арбитражного суда о взыскании убытков за незаконное использование полезной модели и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

Категория спора. Арбитражные споры о взыскании убытков за нарушение исключительных прав на полезную модель и компенсации за незаконное использование товарного знака.

Обстоятельства дела. Арбитражные адвокаты нашей компании, представляя интересы Клиента по спору о незаконном использовании товарного знака и нарушении исключительных прав на полезную модель, обратились в арбитражный суд с иском о взыскании 6 789 234 рублей убытков, в том числе 1 789 234 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и 5 000 000 рублей компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей.

Результат рассмотрения дела. В результате эффективного представительства в арбитражном суде нашим юристам и адвокатам по интеллектуальной собственности удалось взыскать с ответчика 4 789 234 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 1 789 234 рублей убытков за незаконное использование полезной модели.

Для успешного разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, включая споры о взыскании убытков (компенсации) за нарушение исключительных прав на товарные знаке, споров о незаконном использовании патентов, споров о праве преждепользования, споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, иных споров в сфере защиты интеллектуальной собственности, обращайтесь к адвокатам и юристам по интеллектуальной собственности нашей компании.

Звоните: + 7 (495) 507-98-07

именем Российской Федерации

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

107053, Москва, пр. Академика Сахарова, д. 18

http://www.asmo.arbitr.ru/

 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 

г. Москва

Дело № А41-«...»/15

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2016 года
Полный текст решения изготовлен 22 января 2016 года

Арбитражный суд Московской области
в составе судьи П.Н.А. (единолично)
при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В.В.
Рассмотрел в открытом судебном заседании дело
по исковому заявлению ООО «ЗС» (ИНН «...», ОГРН «...»)
к ответчику ООО «ИД» (ИНН «...», ОГРН «...»)
третье лицо: КОО «SFE»
при участии: от истца – Павлов С.В., Куликова О.С.
от ответчика – не явился; извещен;
от третьего лица: не явился; извещен;

 

о взыскании 6 789 234 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей

 

УСТАНОВИЛ:

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗС» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ИД» о взыскании 6 789 234 рублей убытков, в том числе 1 789 234 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и 5 000 000 рублей компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей: <строительный инструмент> в количестве 500 (пятисот) штук.

Определением от 10 сентября 2015 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, по ходатайству ответчика и по ее ходатайству привлечена компания КОО «SFE».

Ответчик и третье лицо в заседание суда не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам в порядке статьи 156 АПК РФ. Ответчик в письменном отзыве на иск требования оспорил, сославшись на обязанность третьего лица (поставщик по договору) в силу условий поставки ДАФ обеспечить лицензии, разрешения и другие формальности по вывозу поставляемого товара из КНР; оспорил размер убытков; считает необходимым проведение экспертизы.

Третье лицо - КОО «SFE» письменного отзыва на иск не представило.

Определениями от 14 августа 2015 года и от 10 сентября 2015 года по ходатайству ответчика в порядке статьи 66 АПК РФ истребованы спорные изделия, в связи с необходимостью отбора образцов в присутствии представителей лиц, участвующих в деле.

В предварительном судебном заседании 10 сентября 2015 года в присутствии представителей сторон обозревалось изделие, опечатанное пломбой № «...», приобщенное к материалам дела определением от 31 августа 2015 года. При его осмотре установлено, что на левой половине нижней части корпуса изделия просматриваются следы спиливания, потертости, в связи с чем, определить наличие или отсутствие буквенного обозначения не представляется возможным. По ходатайству сторон образцы изделий не осматривались.

По ходатайству истца и с учетом его пояснения о том, что выборка изделий производилась в присутствии заинтересованных лиц без его участия, повторно истребованы доказательства: по одному экземпляру каждого вида изделия. Отбор экземпляров произведен на складе ООО «К» в присутствии представителя истца и ответчика.

В судебном заседании 09 ноября 2015 года обозревались указанные образцы, приобщенные к материалам дела определением от 23 октября 2015 года. При осмотре изделия, опечатанного желтой пломбой № «...» и синей пломбой № «...», не установлено следов спиливания, потертости на левой половине нижней части корпуса изделий, обозначения маркировки «...» отсутствуют. При осмотре изделия, опечатанного желтой пломбой № «...» и синей пломбой № «...», выявлены следы спиливания, потертости, читаемые знаки маркировки «...» на левой половине нижней части корпуса изделия. При осмотре изделия, опечатанного желтой пломбой № «...» и синей пломбой № «...», также установлено, что на левой половине нижней части корпуса изделия просматриваются следы спиливания и потертости, мало читаемые знаки последних двух букв маркировки «...».

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «ЗС» – истец является обладателем исключительных прав на полезную модель «...», охраняемую патентом РФ № «...», дата приоритета «...», и на товарный знак «...», охраняемый свидетельством РФ № «...», дата приоритета «...».

Истцу принадлежит исключительное право использования полезной модели и товарного знака любым не противоречащим закону способом. Истец, являющийся правообладателем, не давал разрешение обществу с ограниченной ответственностью «ИД» - ответчику на использование указанных полезной модели и товарного знака.

Во исполнение условий контракта № «...» от «...» продавец - компания КОО «SFE» на условиях DAF продало ответчику – покупателю инструменты, оборудование в ассортименте, количестве, по цене, определяемым в бланке-заказе, спецификациях, инвойсе.

По ГТД № «...» ответчик ввез на территорию России строительный инструмент, ручной, марка «...» 200 штук, «...» 200 штук, «...» 300 штук, «...» 200 штук, «...» 50 штук. В ГТД указано на наличие сертификатов на товары.

В январе 2015 года из письма общества с ограниченной ответственностью «У» исх. №02 от 12.01.2015 истцу стало известно, что ответчик незаконно использует его патент на полезную модель и товарный знак.

По результатам экспертизы, проведенной патентным поверенным П.Н.П. (рег. № «...») 27.03.2015, словесное обозначение «...», помещенное на образцах изделий 1, 2, представленных эксперту, является сходным до степени смешения для однородных товаров с товарным знаком по свидетельству № «...» по фонетическим и графическим признакам на основании статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изделия 1 и 2, маркированные обозначением «...», являются контрафактными на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Всего контрафактных изделий выявлено модели «...» - 100 штук и модели «...» - 200 штук.

Согласно экспертному заключению от 20.03.2015, подготовленному патентным поверенным РФ В.Н.С. (рег. № «...»), образцы изделий «...», «...», «...» нарушают патент РФ на полезную модель № «...». При этом было выявлено всего 500 изделий, нарушающих патент РФ на полезную модель № «...», из них: «...» 200 штук, «...» 100 штук, «...» 200 штук.

Истцу было поручено предоставить расчет убытков, понесенных в результате поставки на территорию Российской Федерации контрафактных изделий.

Для составления расчета убытков истец обратился в ООО «ППЮ», которое предоставило заключение № «...» от 14.05.2015 о размере убытков в сумме 3 925 711 рублей, из которых сумма убытков, понесенных истцом в связи с нарушением патента на полезную модель, составила 1 789 234 рублей.

Считая свои права нарушенными, истец на основании п.1 ч.4 статьи 1515, п.3 ч.1, ч.4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился с требованиями о взыскании компенсации в сумме 5 000 000 рублей, убытков в размере 1 789 234 рублей, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции без какой-либо компенсации ответчику.

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд считает требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта либо изделия, в которых использованы изобретение или полезная модель.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя (пункт 6 статьи 1359 ГК РФ).

Из представленного контракта № «...» от «...» видно, что продавец - компания КОО «SFE» продало ответчику – покупателю строительные инструменты, строительное оборудование на условиях DAF. Данное указание условий поставки содержится и в ГТД № «...», по которой ответчик ввез (получатель товара и декларант) на территорию России строительный инструмент, ручной, марка «...» 200 штук, «...» 200 штук, «...» 300 штук, «...» 200 штук, «...» 50 штук. В ГТД указано на наличие сертификатов на товары.

Согласно Международным правилам толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000» DAF («Delivered at Frontier»/«Поставка на границе») означает, что продавец осуществляет поставку товара с момента предоставления его в распоряжение покупателя неразгруженным на прибывшем транспортном средстве, прошедшего таможенную очистку, необходимую для вывоза товара, но не прошедшего таможенную очистку, необходимую для ввоза товара, в согласованном пункте или месте на границе, однако до поступления на таможенную границу соседней страны. Покупатель обязан получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию, иное официальное разрешение или документ для ввоза товара, а также, если потребуется, выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара и его последующей перевозки.

Право собственности на купленный товар в силу п. 12.1 контракта переходит покупателю с момента таможенного оформления товара на территории РФ и выпуска товара таможней в свободное обращение на территорию РФ.

Таким образом, по указанной ГТД ответчик осуществил ввоз спорного товара на территорию Российской Федерации, что согласно п.2 ст. 1358 ГК РФ является использованием полезной модели.

Факт ввоза контрафактной продукции ответчиком установлен в ходе проверки незаконного использования исключительных прав истца ответчиком, по результатам которой образцы контрафактной продукции направлены на экспертизу.

Факт использования полезной модели № «...» подтверждается заключением экспертов в области патентно-технической экспертизы, проведенной на основании определения суда от 17.12.2015. Как установили эксперты в изделиях «...», «...», «...» содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ № «...» формулы полезной модели. При этом эксперты определили, что признак изделия ответчика «...» и признак модели «...», с точки зрения их технического содержания, выполняемой функции, обеспечения получения реального технического результата, выраженного в конкретных параметрах уменьшения веса и иных параметров, являются эквивалентными признаками, поскольку выполняют одинаковую функцию с одинаковым результатом.

Для определения расчета убытков, понесенных в результате поставки на территорию Российской Федерации контрафактных изделий, истец по поручению предоставить расчет, обратился в ООО «ППЮ», которое предоставило заключение № «...» от 14.05.2015 о размере убытков.

Сумма убытков, понесенных истцом в связи с нарушением патента на полезную модель, составила 1 789 234 рублей и рассчитана исходя из половины и четверти стоимости собственного товара с учетом ввезенных ответчиком единиц аналогичных марок, на основании ценовых данных по состоянию на «...», указанных в прайс-листе ООО «ЗС». Указанная сумма, согласно акта № 1 от 30.01.2015 об оказанных услугах по агентскому соглашению от «...» года, подлежит выплате ООО «У» в связи с выявлением конкретного факта незаконного использования ООО «ИД» результатов интеллектуальной деятельности истца.

Представленное истцом письмо ООО «У» исх. № 02 от 19.01.2015 в адрес истца подтверждает факт оказания услуг по агентскому соглашению, предметом которого явились действия по выявлению фактов незаконного использования третьими лицами исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности.

Учитывая изложенное, требования о взыскании 1 789 234 рублей убытков признаны доказанными и удовлетворяются в полном объеме.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение патентного поверенного П.Н.П. (рег. № «...») 27.03.2015, осматривая приобщенные в качестве вещественных доказательств образцы изделий и сравнивая спорное обозначение с позиции рядового потребителя на основе общего восприятия, суд пришел к выводу о том, что спорные обозначения имеют признаки сходства до степени смешения, а также используются в хозяйственном обороте для однородных товаров.

Материалами дела подтвержден факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации изделий «...», «...», маркированных товарным знаком «...», чем нарушены исключительные права ООО «ЗС».

В подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ закреплено право правообладателя потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. При этом в последнем абзаце пункта 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание результаты исследования судом наличия обозначения «...» на представленных образцах изделий, приобщенных к материалам, а именно, то обстоятельство, что обозначение имеется не на всех образцах, суд считает разумной компенсацию в размере 3 000 000 рублей, которая подлежит взысканию с ответчика.

Обоснованными и подлежащими удовлетворению признаются также требования об изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей в силу ч. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

 

РЕШИЛ:

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИД» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗС» 4 789 234 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 1 789 234 рублей убытков за нарушение исключительных прав на полезную модель, а также 56 946 рублей госпошлины по иску.

Изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации обществу с ограниченной ответственностью «ИД» контрафактные изделия в количестве 500 (пятьсот) штук, в том числе: «...» - 200 (двести) штук, «...» - 100 (сто) штук, «...» - 200 (двести) штук.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья

П.Н.А.

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!