ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
+7 495 790-98-06
Получить консультацию   Презентация
Меню

Прекращение правовой охраны товарного знака ввиду отсутствия различительной способности

  • Вопрос юристу по защите товарных знаков


    Наша компания специализируется на выполнении дизайнерских работ, услуг (частные дома, офисы и т.п.). Недавно мы подали вместе с патентным поверенным заявку на регистрацию товарного знака.

    Наш будущий товарный знак является достаточно часто употребляемым словом в сфере дизайна (большое слово, всего в слове 13 букв,). В этом слове мы поменяли 2 буквы, гласную и согласную, заменив их другими буквами, другой гласной и другой согласной. Получилось, как бы другое слово. Плюс мы добавили значок № (номер) и цифру 1. По словам патентного поверенного, такой знак мы сможем зарегистрировать. Однако слышал, что в суде можно запретить использование товарного знака даже после регистрации товарного знака. Скажите, есть ли угроза, что в будущем наш товарный знак запретят?
  • Ответ юриста по защите товарных знаков


    Представленной в вопросе информации, конечно, не так много, как хотелось бы, но постараемся ответить. Для более полного анализа и предоставления надлежащего правового заключения по вопросам защиты товарного знака, предоставления правовой охраны товарного знака, возможности прекращения правовой охраны товарного знака рекомендуем обратиться к юристам по интеллектуальным правам нашей компании.


    По всей видимости, Вы имеете в виду ситуацию, когда товарный знак зарегистрирован в установленном законе порядке, но неким заинтересованным лицом поданы в Палату по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении тех или иных услуг (работ). Заметим, что, если Роспатент откажет в удовлетворении таких возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, у заявителя имеется право обжаловать данное решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам.


    Да, конечно, Вы можете заменить в слове 1-2-3 буквы, но это не означает того, что у товарного знака появится (возникнет) различительная или дополнительная различительная способность, либо «исчезнут» элементы, перечисленные в п. 1 указанной нормы. Согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:


    1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;


    2) являющихся общепринятыми символами и терминами;


    3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;


    4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.


    Вышеназванные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


    К сожалению, исходя из Вашего вопроса невозможно точно определить наличие различительной способности у товарного знака, или того, что он не состоит из вышеперечисленных элементов, препятствующих государственной регистрации товарного знака. Предположим, если верить патентному поверенному товарный знак будет зарегистрирован. Однако, как Вы сами заметили, слово «часто употребляется», следовательно, является общеупотребительным (в сфере дизайна), поэтому даже изменение нескольких букв и добавление номера и соответствующей цифры не может означать того, что Ваш товарный знак не может быть отнесен к вошедшим во всеобщее употребление элементам для обозначения товаров определенного вида. Кстати, цифра, наверное, это будет «1», также означает превосходство товара, то есть не обладает различительной способностью и носит хвалебный характер.


    На мой взгляд, есть (или могут возникнуть) предпосылки для прекращения правовой охраны товарного знака, который Вы планируете зарегистрировать, в будущем. Вполне допускаю, что при наличии заинтересованных лиц и иных обстоятельств в дальнейшем, противодействуя возможным требованиям о прекращении предоставления правовой охраны товарному знаку, Вам придется доказывать приобретение вашим обозначением, содержащемся в товарном знаке, дополнительной различительной способности. В этом случае такими доказательствами, свидетельствующими о приобретении обозначением дополнительной различительной способности, могут быть доказательства, которые подтвердят:


    - объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;


    - длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;


    - объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;


    - сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;


    - сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;


    - сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;


    - иные сведения.


    Сами понимаете, предоставление доказательств, подтверждающих приобретение вашим товарным знаком дополнительной различительной способности, является достаточно сложным делом.


    Вышеуказанный вывод можно подтвердить и судебной практикой по спорам, связанным с прекращением правовой охраны товарного знака именно по вышеуказанному основанию.


    Например, в одном из дел, который рассматривался в Суде по интеллектуальным правам, как раз затрагивался данный вопрос. Конечно, обстоятельства нижеуказанного дела имеют свои особенности, отличные от вашего вопроса, но многое из нижеуказанного может в дальнейшем иметь прямое отношение и к вам, в частности, к вопросу о возможности прекращения предоставления правовой охраны товарному знаку.


    Одна из компаний зарегистрировала товарный знак «Чайхона № 1», как видите, также изменив одну букву (чайхАна) и добавив № и цифру «1», посчитав, что товарный знак обладает различительной способностью. Роспатент, согласившись с отсутствием оснований для отказа в предоставления правовой охраны товарному знаку и его государственной регистрации, зарегистрировал товарный знак.


    Через несколько лет заинтересованное лицо (другая компания) оспорило решение о государственной регистрации данного товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.


    Главное правило защиты товарного знака изложено в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ». Согласно данному разъяснению о защите товарного знака:


    «В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ».


    Таким образом, вне зависимости от наличия оснований и доказательств для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным или прекращения правовой охраны товарному знаку первоначально необходимо обжаловать государственную регистрацию товарного знака в Роспатенте.


    Поэтому первоначально заинтересованным лицом были поданы в Палату по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку. В обоснование возражений заинтересованное лицо сослалось на то, что правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.


    Однако Роспатент оставил без удовлетворения данные возражения, оставив в силе предоставление правовой охраны вышеуказанному товарному знаку.


    Далее заинтересованным лицом были подано заявление о признании незаконным решения Роспатента в Суд по интеллектуальным правам. Заметим, что к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленным основаниям. К таким лицам могут быть отнесены потребители товара, общественные организации, защищающие права потребителей, а также иные лица, осуществляющие деятельность в соответствующем сегменте рынка. Другой компании удалось доказать свою заинтересованность.


    Заинтересованное лицо, утверждая о необоснованности выводов Роспатента о приобретении различительной способности обозначения «Чайхона № 1», сослалось в том числе на то, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2012) на имя различных правообладателей были зарегистрированы иные товарные знаки, содержащие в качестве неохраняемого элемента обозначение «чайхАна».


    Главным основанием заявленных требований являлось то, что решение Роспатента не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ (см. выше). Несоответствие заключалось в том, что была проведена государственная регистрация товарного знака, которое являлось обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, которое является общепринятым символом и термином. Заинтересованное лицо мотивировало данный вывод также тем, что вывод о неизвестности в русском языке, сделанный Роспатентом, проигнорировал тот факт, что обозначение «Чайхана» является видовым названием предприятий общественного питания, а также общепринятым символом и термином, который использовался еще в СССР. В обоснование данного довода заинтересованным лицом были представлены различные документы, исходящие от государственных органов СССР.


    Кроме того, заинтересованное лицо заявило возражения о наличии различительной способности у оспариваемого товарного знака, так как у различных правообладателей уже были зарегистрированы товарные знаки, неохраняемым элементом которых было обозначение «чайхАна», даты приоритетов которых были более ранними по сравнению с оспариваемым товарным знаком. Как указало заинтересованное лицо действия правообладателя товарного знака «Чайхона № 1», которое сходно до степени смешения с обозначением «чайхАна», являлось злоупотреблением правом в виде акта недобросовестной конкуренции, поскольку обозначение «чайхАна» является видовым названием предприятий общественного питания еще со времен СССР. Данное обстоятельство, следовательно, влечет отказ в защите товарного знака.


    В отличие от Роспатента, который отказал в удовлетворении возражений против предоставлений правовой охраны товарного знаку, Суд по интеллектуальным правам принял во внимание доводы заинтересованного лица, придя к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. Основные выводы Суда по интеллектуальным правам (СИП) были следующими.


    СИП подтвердил правомерность признания заявителя заинтересованным лицом.


    Далее СИП указал на то, что сам по себе факт отсутствия в словарях, справочных материалах слова «чайхОна» не свидетельствует о том, что оно различно с обозначением «чайхАна». Изменение буквы «А» при написании этого слова на букву «О» не изменило его семантику (значение), то есть не изменило восприятие этого обозначения как видового названия предприятия общественного питания на иное обозначение. Кроме того, правообладатель, подавая заявку о государственной регистрации товарного знака, сам указал на то, что первая часть обозначения «чайхОна № 1» представляет собой слово «чайхона» как производное от «чайхАна», а также приводил различную транскрипцию перевода этого слова на русский язык и его понятие.


    На дату приоритета оспариваемого товарного знака и подачи возражения заинтересованным лицом обозначение «чайхАна» использовалось различными производителями в качестве названия предприятия общественного питания и в товарных знаках в качестве дискламированных (неохраняемых) элементов. Роспатент ранее также поддержал доводы заинтересованного лица о том, что обозначение «чайхАна» является видовым названием предприятия общественного питания. Следовательно, спорное обозначение «Чайхона № 1» непосредственно характеризует такие услуги 43-го класса МКТУ, как закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками, поскольку в глазах потребителя именно эти услуги указывают на свойства названных услуг: предоставляется пища, приготовленная непосредственно после заказа, перед доставкой и т.д.


    Тот факт, что и заинтересованное лицо воспринимает обозначение «ЧайхОна» как синоним «ЧайхАна» подтвержден решением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.07.2015 по делу № А32-38937/2014, поскольку при обращении с иском по этому делу правообладатель указывал на факт оказания одних и тех же услуг им и ответчиком, а именно: предприятие общественного питания - чайхана. Вместе с тем, выводы Роспатента о приобретении обозначением различительной способности на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а впоследствии ввиду интенсивного использования этого обозначения до даты подачи возражений – 15.09.2015, не основаны на представленных в материалах дела доказательствах. Признавая факт длительного использования обозначения «Чайхона № 1» до даты приоритета товарного знака, Роспатент указал на то обстоятельство, что правообладатель обладает исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 299591 и № 393047 в отношении однородных услуг, для которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с более ранним приоритетом.


    Оспариваемое решение Роспатента не содержало мотивы и ссылки на нормы закона, которые позволили ему сделать выводы о том, что использование обозначения «Чайхона № 1» в качестве составной части товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 393047 и № 299591 иными лицами, а не правообладателем, подтверждает приобретение различительной способности обозначением «Чайхона № 1» для индивидуализации предпринимательской деятельности правообладателя в отношении услуг 43-го класса МКТУ. При этом СИП учел, что иными лицами использовалось обозначение «Чайхона № 1», а также обозначения «ЧАЙХОНА № 1 LOUNGE» и «ЧАЙХОНА № 1 LOUNGE–CAFÉ» для индивидуализации ресторанов, собственниками которых являлся не правообладатель.


    СИП не признал обоснованным и вывод Роспатента о доказанности приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности в связи с заключением агентских договоров, договоров аренды помещений между собственниками этих помещений и лицами, получившими право на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №299591 и № 393047, поскольку из содержания этих документов не следует, что производилась индивидуализация деятельности правообладателя при оказании услуг закусочных; кафе; кафетерий; ресторанов; услуг баров; обеспечения пищевыми продуктами и напитками.


    СИП посчитал, что образцы полиграфической продукции и фотографий, представленные правообладателем, также не подтверждают приобретение дополнительной различительной способности, поскольку даты на этих документах проставлены самим правообладателем. Доказательств их распространения в материалах дела не представлено.


    К доказательствам использования обозначения вне территории города Москвы правообладателем представлены только фотографии помещения ресторана в городе Сочи, фотография автомобиля в городе Воронеж, между тем они не имеют ссылок на правообладателя, не подтверждены датой из совершения, в связи с чем не могут быть признаны судом в качестве надлежащих, допустимых доказательств использования правообладателем обозначения «Чайхона №1» вне пределов города Москвы. Не могут свидетельствовать и о длительном и интенсивном использовании обозначения «Чайхона №1» представленные в материалы дела сертификаты о членстве различных юридических лиц в Федерации Рестораторов и Отельеров, поскольку они также не имеют ссылок на правообладателя оспариваемого товарного знака.


    СИП пришел к выводу о том, что обозначение «Чайхона №1» использовалось как до приоритета оспариваемого товарного знака, так и до подачи возражений заинтересованным лицом от 15.09.2015, одновременно различными юридическим лицами, в том числе лицами, в фирменное наименование которых включено обозначение «Чайхона №1», при оказании услуг ресторанов, кафе; рестораны; обеспечения пищевыми продуктами и напитками, то есть услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о том, что обозначение «Чайхона №1» не обладает достаточными и необходимыми свойствами, чтобы выполнять функцию индивидуализации (различия) услуг, которые оказываются правообладателем, и услуг, оказываемых иными юридическими лицами.


    В связи с этим, выводы Роспатента о том, что спорное обозначение приобрело дополнительную различительную способность к моменту подачи возражения, также был отклонен СИП ввиду их несостоятельности. Далее СИП сделал следующие выводы.


    Действующее законодательство не раскрывает понятия «различительная способность». Вместе с тем правоприменительной практикой уже сформулированы подходы к оценке приобретенной различительной способности, согласно которым использование товарного знака и приобретенная различительная способность должны относиться к территории Российской Федерации, обозначение должно обладать различительной способностью именно в глазах российских потребителей, для которых оно предназначается. Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака, а не третьих лиц в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг). Этот вывод следует из правовой природы приобретенной различительной способности, которая возникает в силу длительного и интенсивного использования какого-либо обозначения заявителем в отношении конкретного перечня товаров и услуг.


    При этом согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:


    - объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;


    - длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;


    - объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;


    - сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;


    - сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;


    - сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;


    - иные сведения.


    В силу пункта 2.3 Правил к доказательствам приобретения различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения.


    СИП пришел к выводу о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих в своей совокупности и взаимной связи о приобретении спорным товарным знаком на дату приоритета и на дату подачи возражений заинтересованным лицом различительной способности на территории Российской Федерации, в материалы дела не представлено.


    СИП исходил в том числе из правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2006 № 15736/05. В данном постановлении было указано, что оценка наличия различительной способности должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.


    СИП посчитал, что Роспатентом установлены все обстоятельства, имеющие существенное значения для рассмотрения вопроса о соблюдении норм пункта 1 статьи 1483 ГК РФ при регистрации оспариваемого товарного знака. Однако им же допущено неправильное применение норм материального права, а именно: пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ГК РФ, при установлении приобретения дополнительной различительной способности обозначением, являющимся спорным, что нарушает права заинтересованного лица в области интеллектуальной собственности. Согласно выводу Суда по интеллектуальным правам, принятие оспариваемого ненормативного акта привело к невозможности использования в предпринимательской деятельности видового наименования предприятия общественного питания, следовательно, заявление о признании незаконным решения Роспатента подлежит удовлетворению, а оспариваемое решение Роспатента - признанию незаконным. Таким образом, СИП удовлетворил заявление о признании незаконным решения Роспатента об оставлении в силе правовой охраны товарному знаку, принятого по результатам рассмотрения возражения заинтересованного лица, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.


    «Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2016 об оставлении в силе правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 507784 (номер заявки 2012745618) в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятого по результатам рассмотрения возражения от 15.09.2015, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 507784 в отношении услуг 43-го класса МКТУ.»

Прочитано 1024 раз

Похожие материалы (по тегу)

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!